2011年，于某在西安市開設“維也納西餅店”，委托他人制作“Viennacake及蛋糕”標識并使用于蛋糕盒、團購網(wǎng)頁、優(yōu)惠券等上。2012年6月，于某向商標局申請注冊“Viennacake及蛋糕”商標，但被駁回。2013年9月，于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標，2015年6月7日核準注冊，核定使用于第30類蛋糕、甜食等商品上。

▲上訴人的“Vacake及蛋糕”注冊商標

于某認為，廿一客各關聯(lián)公司共同經(jīng)營“21cake”蛋糕品牌，在其品牌官網(wǎng)、官方app和線下實體店銷售蛋糕，在蛋糕上及宣傳中均使用了與于某涉案商標近似的商標，廿一客各關聯(lián)公司行為侵害了于某享有的注冊商標專用權(quán)，遂向法院提起訴訟，請求判令廿一客及各關聯(lián)公司立即停止侵權(quán)，銷毀所有侵權(quán)物品，共同賠償經(jīng)濟損失10萬元及合理開支8586元。

廿一客各關聯(lián)公司共同辯稱，被訴商標的圖形最早形成于2005年，2008年完成圖形修改后成為其產(chǎn)品主要標識，在蛋糕市場具有較高辨識度，在于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標前已具有一定影響，于某申請注冊涉案商標系惡意搶注，請求法院駁回于某的訴請。

一審法院審理后認為，從被訴商標的持續(xù)使用時間來看，其最遲由北京廿一客公司在2009年6月進行使用，至涉案注冊商標申請時，至少已使用四年多；從被訴商標的使用區(qū)域來看，在于某申請注冊商標前，廿一客各關聯(lián)公司已在5個城市經(jīng)營“21cake”品牌并使用被訴商標，其中北京、上海的經(jīng)營時間較長；從被訴商標所涉商品的經(jīng)營業(yè)績來看，廿一客各關聯(lián)公司品牌自2005年創(chuàng)立后發(fā)展迅速，自2007年2月開始在大眾點評上有大量網(wǎng)友點評，在涉案注冊商標申請前已具備較大經(jīng)營規(guī)模；從被訴商標的廣告宣傳及報道情況來看，廿一客各關聯(lián)公司在于某涉案注冊商標申請前通過贊助各類活動、在雜志上投放廣告、在新媒體發(fā)布推廣文章或視頻等多種渠道進行品牌推廣；從廿一客各關聯(lián)公司及其“21cake”品牌所獲得的榮譽來看，“21cake”品牌獲得了大眾點評網(wǎng)“2007口味第一”“2008年最具人氣面包甜點TOP10”等若干榮譽。綜合考慮以上事實，可以認定在于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標前，被訴商標早已由相應廿一客各關聯(lián)公司在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響，被訴商標構(gòu)成在先使用并有一定影響的商標。

一審法院綜合考慮廿一客各關聯(lián)公司在先使用被訴商標并有一定影響、于某應知該商標且存在接觸該商標的可能、于某在利用該商標中的蛋糕圖形經(jīng)營時試圖抄襲廿一客各關聯(lián)公司品牌文案的事實，認為有合理的理由相信于某存在利用被訴商標商譽的惡意，故其基于以不正當手段搶先注冊的商標在本案中主張權(quán)利，屬于對其注冊商標專用權(quán)的濫用，不應獲得保護。據(jù)此判決駁回于某全部訴訟請求。

一審判決后，于某不服，向上海知產(chǎn)法院提起上訴，認為被上訴人擅自使用涉案商標圖形部分宣傳銷售產(chǎn)品構(gòu)成商標侵權(quán)。

上海知產(chǎn)法院審理后認為，一審法院綜合分析認定被訴商標于涉案注冊商標申請前早已由廿一客各關聯(lián)公司的相應主體在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響，其理由充分且結(jié)論正確，上訴人于某無權(quán)禁止廿一客各關聯(lián)公司在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用被訴商標。

至于對原有范圍的界定，商標法強調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標的使用是否仍在原有范圍內(nèi)應結(jié)合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關系和經(jīng)營模式的特點等方面進行考量。從使用方式來看，廿一客各關聯(lián)公司始終在蛋糕等商品、相應經(jīng)營物料及宣傳中使用被訴商標，使用過程中沒有改變原商標的圖形或圖文組合樣式，即其商標圖樣及使用類別均在原有范圍內(nèi)。從使用主體之間的關系和經(jīng)營模式的特點來看，被上訴人北京廿一客公司、上海廿一客公司成立和使用被訴商標的時間比涉案注冊商標申請的時間早4年多，其余各被上訴人有的雖成立時間晚于涉案注冊商標申請日，但均為由姚磊擔任法定代表人，且股東或間接股東均有被上訴人北京廿一客公司的關聯(lián)公司；由于被上訴人廿一客公司各關聯(lián)公司的經(jīng)營模式一直是以網(wǎng)絡營銷為主，其“www.21cake.com”網(wǎng)站和“21cake”手機App統(tǒng)一以被上訴人北京廿一客公司名義經(jīng)營，其余各被上訴人分別負責上述網(wǎng)站及App上可供選擇的不同城市的產(chǎn)品配送。由此可見，在涉案注冊商標申請日之后成立的廿一客各關聯(lián)公司主要為了便利各個城市產(chǎn)品的配送，故為擴大配送范圍而成立的具有關聯(lián)關系的主體對被訴商標在同一類別上的后續(xù)使用行為，均屬于在原有范圍內(nèi)的使用，認為廿一客各關聯(lián)公司的行為構(gòu)成侵權(quán)的主張不能成立。據(jù)此，上海知產(chǎn)法院判決駁回上訴，維持原判。