本文結合發明專利審查階段中間文件修改超范圍導致新補充的部分技術內容成為公有技術的案例，淺析原申請答復階段新增的超范圍的技術內容為何會構成后續新申請的現有技術，進而影響新申請的創造性甚至新穎性。
我國的專利法實施細則第五十三條針對發明專利實質審查階段可以依法予以駁回的情形做出了規定，其中包括不符合專利法二十二條、第三十三條等規定的。專利法二十二條規定了授予專利權的發明應當不屬于現有技術也不存在抵觸申請(新穎性)，且與現有技術相比，應當具有突出的實質性特點和顯著的進步(創造性)等。專利法第三十三條規定了發明專利的修改應當不超出原始提交的申請文件所記載的內容。
專利在審查階段大多會需要進行意見陳述和申請文件的修改，若是原申請進行意見陳述和修改申請文件后不符合專利法第三十三條規定會導致原申請被駁回，且修改超范圍的部分技術特征、無法獲得優先權的技術方案均可能成為公有技術。雖然原申請被撤回或被駁回后依然可以新申請的形式提交，但原申請的意見陳述內容可能會被認定為新申請的現有技術，進而影響新申請的新穎性和創造性。本文通過案例演繹，淺析“發明申請文件修改超范圍”為何存在導致技術方案全部或部分成為公有技術的風險。
一、“修改超范圍”和“現有技術”的簡單介紹
專利法三十三條規定的修改超范圍包括修改文件替換頁中出現原申請文件中沒有記載的技術特征或無法直接依據原申請記載內容并通過簡單邏輯推理得知的技術特征的。
專利法二十二條規定的現有技術包括公共技術，[1-2]公共技術又包括處于“潛伏狀態”的公有技術。“潛伏狀態”的公有技術主要是指提出了專利申請，尚未獲得授權但已經處于早期公開狀態的技術。之所以稱之處于“潛伏狀態”的公有技術，是因為這些技術已經公開，但尚未獲得專利權，這樣一旦被駁回，就進入了公有領域，成為公有技術，也就自公開之日起成為公眾所知的技術。另外，“潛伏狀態”的公有技術還應當包括專利申請過程中提交的意見陳述內容，其中就包括在修改文件替換頁中新補充的原始申請文件未記載的技術內容，原因在于：“實務中對專利文件進行修改主要分為權利要求書的修改和說明書的修改，其中對權利要求書的修改主要是為了克服不滿足三性、得不到說明書支持的問題，而對說明書的修改主要是一些適應性調整，很難做出實質性調整。在沒有修改依據的前提下直接在修改文件替換頁中補充原始申請文件缺少的技術特征則會造成相應技術特征的‘非正常公開’而成為公有技術”。
二、我國發明專利審查階段公開規則
專利法實施細則第四十八條規定了“自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見，并說明理由”。為了便于社會公眾查詢發明專利各審查階段的情況，國家知識產權局組建了中國及多國專利審查信息查詢網站。發明專利公布后，任何人均可通過中國及多國審查信息查詢網站的“審查信息”欄查詢到該專利申請的審查信息。發明專利初步審查、實質審查階段中所有的申請文件修改替換頁均會在“中間文件”欄向社會公眾公開，包括申請人主動修改的申請文件、依據審查意見修改的申請文件。并且為了保證相關信息的審查信息公開的及時性，該網站一般采用每天更新形式進行數據更新。
三、案例演繹“修改超范圍”可能導致技術內容成為公有技術的問題及其應對策略
本案中，申請人于2023年4月30日提交的發明專利申請遺漏了序列表，導致權利要求的保護范圍不清楚。審查員于2023年3月31日發出的第一次審查意見指出本領域技術人員不清楚捕獲探針的序列和組成，權利要求1的保護范圍不清楚。申請人于2023年4月13日提交了第一次意見陳述，并在說明書替換頁中的增加探針的序列表，想以此來克服原申請文件遺漏序列表導致權利要求1保護范圍不清楚的問題。
筆者認為，申請人2023年4月13日提交的第一次意見陳述內容主要存如下兩個失誤：
1.未意識到新補充的序列表屬于原申請文件未記載的內容，會產生修改超范圍的后果。根據原申請文件無法直接地、毫無疑義的確定探針具體的序列，且結合公知常識進行簡單推導也依然無法確定相應的技術特征，故涉包含新增序列表的說明書替換頁的修改超出了原申請文件記載的內容，不符合專利法第三十三條規定。
2.未采用規定的方式提交序列表，而且錯誤地在說明書替換頁中補充序列表。審查指南規定涉及氨基酸或者核苷酸序列的發明專利申請，說明書中應包括該序列表，并把該序列表作為說明書的一個單獨部分提交，同時還應提交符合國家知識產權局規定的記載有該序列表的光盤或軟盤。目前實務中的序列表較多采用TXT電子文件進行提交，而不是以提交說明書替換頁的形式進行補充修改。TXT電子文件提交的氨基酸或者核苷酸序列表具有一定的隱蔽性，不會直接向公眾公開，需要利害關系人經過申請才能夠查閱，而說明書修改替換頁屬于及時向公眾公開且無需經過申請即可查閱的內容。就本案而言，將序列表補充在說明書替換頁中，就造成新補充序列表隨著說明書替換頁一同直接向公眾公開，并且由于新補充的序列表超出了原申請文件記載的內容，也必然無法獲得優先權，當新補充的序列表處于公眾所知技術且無法獲得優先權時，其就成為了公有技術。
上述兩個失誤的同時出現使得新補充的序列表在錯誤的時間提前公開，造成了無法獲得優先權的序列表成為公有技術。在不考慮中國及多國專利審查信息網信息更新公開延誤的前提下，基本可以認為序列表部分技術特征已經成為了公眾技術，并將成為后續重新提交新申請的現有技術，導致了部分技術的損失。當然，由于本案的特殊性，雖然序列表成為了公有技術，但是單獨的序列表能夠展示的技術信息還是有限的。就目前的情況而言，后續依然存在下述兩種情況：
情形一，申請人在優先權期限內發現了上述問題，在法定優先權期限內請求原申請的優先權重新提交新的申請。此時，新申請可以保留原申請記載的技術內容的優先權，也不會被原申請文件影響新穎性，而是否會被影響創造性則需要進一步的審查，筆者在此不做深入討論。
情形二，申請人未在優先權期限內發現上述問題，未能在法定優先權期限內要求原申請的優先權重新提交新的申請。此時，就需要結合中國及多國專利審查信息查詢網站中相應申請文件替換頁實際公開時間進行考量：
情景I.中國及多國專利審查信息查詢網站中原申請文件修改替換頁的公開日期晚于于新申請的申請日。此時，新申請依然可以保留原申請技術內容的優先權，且序列表也未被公開，新申請不會被原申請文件影響新穎性，甚至不會影響創造性;
情景II.中國及多國專利審查信息查詢網站中原申請文件修改替換頁的公開日期與新申請的申請日相同。此時，由于原申請被要求了優先權，其自身就自動視撤，也就無需考慮重復授權的問題，更無需考慮原申請是否會影響新申請新穎性和創造性的問題;
情景III.中國及多國專利審查信息查詢網站中原申請文件修改替換頁的公開日期早于新申請的申請日。此時，序列表成為了公有技術，且新申請無法獲得原申請的優先權，也就表明整個技術方案均已成為公有技術，就喪失了獲得專利權保護的機會。
而筆者認為，情形一只要及時請求優先權重新提交新申請，情況二中的情景I、II只要能夠把握新申請的申請日不晚于中國及多國專利審查信息查詢網站實際公開日，也都不會影響新申請的新穎性，甚至不影響創造性。對于情況二中的情景III，筆者認為其幾乎已經處于無法挽救的邊緣，此種情景中，似乎依據原申請評判是否存在一個完整的新方案，后續將原申請的意見陳述方向轉為新挖掘的方案。目前來看，本案中的申請人是幸運的，審查員發出第一次審查意見的時候的時間是2023年3月31日，未超出原申請的優先權請求期限2023年4月30日，申請人還有機會通過請求優先權的方式重新提交申請，以此獲得原申請文件記載技術內容的優先權。筆者也注意到，申請人于2023年5月5日將申請做了撤回處理，而是否是要求優先權后的主動撤回還有待進一步確認。
四、結 語
通過上述案例可知，在發明專利審查階段提交修改超范圍的申請文件替換頁不僅不能彌補技術方案不清楚的缺陷，還可能導致新補充的技術特征過早的公開成為公有技術，在沒有優先權的情況下甚至可能導致完整的技術方案成為公有技術。
綜上，申請人在發明專利審查階段進行意見陳述過程中對申請文件的修改需要特別留意是否存在修改超范圍的問題，嚴格依據原申請文件記載的內容進行修改。如果關鍵技術特征遺漏，且不存在修改依據，則應當盡快采用其他手段進行補救，比如另案重新提交新申請(優先權期限內要求優先權)，切不可盲目答復造成不可挽回的損失。專利申請文件撰寫過程中需要保證解決相應技術問題的方案是完整且清楚的，除了及時分析審查員發出的審查意見，申請人還需要主動關注案件的狀態，盡早發現專利申請存在的問題，并及時采取合理的手段進行調整。
[1]趙哲偉主編.新編國際經濟法.對外經濟貿易大學出版社,2010.08;
[2]楊水旸.王建華等合著.技術經紀人.中國經濟出版社,2002年01月第1版.
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
