—由中科院微電子所與英特爾之間無效案結(jié)果引起的思考
英特爾(中國)有限公司的專利侵權(quán)訴訟案至今已有幾年了，最近出現(xiàn)案情突變，中科院微電子所的專利被己方在三個(gè)月之前提出申請的另一件專利構(gòu)成本專利產(chǎn)品權(quán)利要求（獨(dú)立權(quán)利要求8及其從屬權(quán)利要求）的抵觸申請而宣告專利權(quán)部分無效。與此同時(shí)，在網(wǎng)上議論紛紛，有的認(rèn)為中科院微電子所未做好專利布局工作，也有的認(rèn)為專利代理機(jī)構(gòu)未盡到撰寫專利申請的職責(zé)，但我認(rèn)為這是由于我國在2008年修訂專利法時(shí)未經(jīng)充分醞釀?dòng)懻摱鴮＠ǖ诙l中有關(guān)抵觸申請局限于他人擴(kuò)大到任何單位和個(gè)人所帶來的不利于申請人保護(hù)的后果。因而強(qiáng)烈呼吁對專利法第二十二條和第二十三條采取緊急補(bǔ)救修訂措施。
一、將抵觸申請由限于他人的在先申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人的在先申請違反了有關(guān)引入抵觸申請的立法本意
新穎性、創(chuàng)造性和同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)是三個(gè)不同的條款。新穎性、創(chuàng)造性是專利授權(quán)三個(gè)條件中最重要的兩個(gè)條件；同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)是為了防止重復(fù)授權(quán)，且考慮到先申請制將專利權(quán)授予最先提出申請的申請人。新穎性、創(chuàng)造性最早都只相對于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行分析對比，且是將要求保護(hù)的技術(shù)方案（權(quán)利要求）與整個(gè)公開的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行分析對比，其中對于作為現(xiàn)有技術(shù)的專利文件，不僅可以用其權(quán)利要求書公開的內(nèi)容進(jìn)行對比分析，還可以用其說明書中公開的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行對比；而對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)來說，為防止重復(fù)授權(quán)，僅僅比較其授權(quán)的技術(shù)方案，因此僅將兩者的權(quán)利要求書進(jìn)行比較。
但是，由于當(dāng)時(shí)一些國家的發(fā)明專利申請?zhí)岢鰧?shí)質(zhì)審查的期限可以長達(dá)七年，而有些在后提出的發(fā)明專利申請又想早日審查，但作為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)就要等到前一專利申請?jiān)谔岢鰧?shí)質(zhì)審查請求時(shí)是否對權(quán)利要求書進(jìn)行修改后再作決定，因此就采用了在新穎性中引入抵觸申請的概念，以加快在后申請的審查。由此可知，在新穎性判斷中引入抵觸申請的概念是為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，這反映在2001年專利審查指南中第二部分第三章第2節(jié)的第2段和第2.2節(jié)的第2段中：“而且，為了避免對同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請重復(fù)授予專利權(quán)，在判斷新穎性時(shí)，還應(yīng)當(dāng)考慮申請日以前由他人向?qū)＠痔岢鲞^申請并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件”(第2節(jié)第2段)，“由于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，因此，為了避免對同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請重復(fù)授權(quán)，審查員在進(jìn)行新穎性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢索是否存在損害該發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請新穎性的抵觸申請”(第2.2節(jié)第2段)。但是需要說明的是，如果僅為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，則只需要將兩者的權(quán)利要求書進(jìn)行對比，而為加快在后申請的審查，還要將本申請的權(quán)利要求書與在先申請?jiān)诤蠊_的本國專利（申請）文件說明書中公開的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行對比（體現(xiàn)在2001年專利審查指南第二部分第二章第2.2節(jié)的第3段中“確定是否有抵觸申請存在，不僅要查閱在先申請?jiān)嘉谋镜臋?quán)利要求，而且要查閱其說明書，應(yīng)當(dāng)以其全文為準(zhǔn)”），因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)為抵觸申請的引入從防止重復(fù)授權(quán)出發(fā)進(jìn)行了擴(kuò)展，將該在先申請中說明書中記載而又未反映在權(quán)利要求書中技術(shù)方案就解釋為在先申請人在專利申請時(shí)放棄保護(hù)而允許公眾使用，這樣的話在先申請人允許公眾無償使用的內(nèi)容就不再允許成為在后申請的專利申請人要求專利保護(hù)的主題。正由于此，2006年專利審查指南中刪去了前兩部分有關(guān)抵觸申請是為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只授予一項(xiàng)專利權(quán)的內(nèi)容，而保留了有關(guān)抵觸申請應(yīng)當(dāng)以其全文為準(zhǔn)的內(nèi)容。
對于申請人本人的在先申請的情況，為解決重復(fù)授權(quán)問題，仍然應(yīng)當(dāng)考慮其在后申請與在先申請的權(quán)利要求書中的任何一個(gè)技術(shù)方案不能相同，這一規(guī)定是合適的；但是，申請人在先申請的說明書中記載的內(nèi)容還有可能是其還需要專利保護(hù)的內(nèi)容，尤其是申請人針對一個(gè)項(xiàng)目做出了技術(shù)內(nèi)容相關(guān)的多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，為了充分公開發(fā)明創(chuàng)造，在其一件在先專利申請的說明書中很可能需要涉及其某項(xiàng)或某幾項(xiàng)在后發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，這并不是申請人想放棄給公眾無償使用的內(nèi)容，因而國際上在開始引入抵觸申請時(shí)將抵觸申請局限于他人的規(guī)定是合適的。
十九世紀(jì)末期，有部分國家將抵觸申請擴(kuò)大到包括申請人在內(nèi)的任何單位或者個(gè)人，我國在2008年修訂專利法時(shí)也將抵觸申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人，這一規(guī)定顯然超出了原先在專利法中引入抵觸申請的立法本意，而且給申請人帶來了很大不便。
二、抵觸申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人的在先申請不僅給申請人帶來很大不便，還影響了申請人的權(quán)益
企業(yè)在研發(fā)開拓出一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造后，根據(jù)專利布局往往需要提出多件專利申請。在抵觸申請僅限于他人在先申請時(shí)，專利代理機(jī)構(gòu)與申請人一起商定專利申請布局后，就可以著手專利申請文件的撰寫，完成一件專利申請的撰寫就提出一件專利申請，而且在提出專利申請之后，還可以在這批專利申請的過程中和過程之后，逐步對專利布局進(jìn)行完善。而當(dāng)?shù)钟|申請由限于他人的在先申請擴(kuò)大到包括申請人在內(nèi)的任何單位和個(gè)人后，就只能同時(shí)完成多件專利申請的撰寫，并在同一天提出專利申請，這不僅會給企業(yè)和專利代理機(jī)構(gòu)帶來很大的不便，而且在此過程中認(rèn)為需要對專利布局加以完善時(shí)也會受到己方在先申請構(gòu)成抵觸申請的風(fēng)險(xiǎn)。
退一步講，即使專利代理機(jī)構(gòu)與企業(yè)在提出系列申請時(shí)給予極大的關(guān)注，將涉及一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的多項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型同日提出專利申請，這樣一來相對于完成一件申請文件的撰寫就提出一件專利申請來說，必然會導(dǎo)致其中部分專利申請推遲了申請日。由于我國采用先申請制，申請日的推遲必定損害了申請人的權(quán)益。
在這種情況下，對于發(fā)明和實(shí)用新型專利，可能會認(rèn)為可通過將在先申請說明書中記載的技術(shù)方案作為分案申請?zhí)岢龆右越鉀Q，但是需要說明的是，此時(shí)的在后分案申請就不能增加新的技術(shù)內(nèi)容，以中科院微電子所的那件專利來說，就不能再出現(xiàn)權(quán)利要求1至權(quán)利要求7這幾項(xiàng)技術(shù)方案的內(nèi)容，也就是說中科院微電子所的那件專利不能通過分案申請來解決這一問題。
當(dāng)然，在這種情況下，對于發(fā)明和實(shí)用新型專利申請，還可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)加以解決，但是這也會出現(xiàn)新的問題。且不說要求本國優(yōu)先權(quán)時(shí)，專利代理機(jī)構(gòu)和企業(yè)還需要判斷在先申請中對該要求本國優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案是否作出充分公開以確定該技術(shù)方案能否享有優(yōu)先權(quán)，更由于我國專利法中還規(guī)定要求本國優(yōu)先權(quán)時(shí)在先申請被視為撤回，因而此時(shí)至少還需要提出兩件在后申請，均要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，這必然增加了申請人的負(fù)擔(dān)。
即便不考慮發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請要求本國優(yōu)先權(quán)會增加申請人的負(fù)擔(dān)這一問題，在這次修改專利法時(shí)對外觀設(shè)計(jì)增加了本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，而抵觸申請由局限于他人擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人對于最需要引入本國優(yōu)先權(quán)的情況（即申請人在提出一件外觀設(shè)計(jì)申請后就進(jìn)一步開發(fā)出多件相似外觀設(shè)計(jì)而提出要求在先申請優(yōu)先權(quán)的情況）失去了實(shí)際意義。在這種情況下，申請人只能將新研發(fā)出的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)與在先申請的一項(xiàng)或幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)合案申請，并要求在先申請中那項(xiàng)或那幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)，若抵觸申請僅局限于他人的在先申請的話，且未找到其他相關(guān)的現(xiàn)有設(shè)計(jì)或相關(guān)外觀設(shè)計(jì)文件時(shí)，則在后申請的各項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)均有可能同時(shí)授權(quán)；而當(dāng)?shù)钟|申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人的在先申請的話，則在后申請中要求優(yōu)先權(quán)的那項(xiàng)或者那幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)就會構(gòu)成該在后申請中不能享受優(yōu)先權(quán)的其他多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請，這樣的話其他多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)就不能授權(quán)，則這種情況下要求外觀設(shè)計(jì)本國優(yōu)先權(quán)就完全失去了意義，而這種情況正是這次修訂專利法時(shí)增加外觀設(shè)計(jì)本國優(yōu)先權(quán)最想解決的。
通過上述分析可知，應(yīng)當(dāng)將抵觸申請規(guī)定成仍局限在他人更為合理，不僅更符合該條款的立法本意，而且更方便和更有利于申請人。
三、2008年修訂專利法時(shí)將抵觸申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人的在先申請未經(jīng)過充分醞釀?dòng)懻?/strong>
正如前面所指出的，我國專利法早期與當(dāng)時(shí)各國專利法對抵觸申請的規(guī)定相同，都限于由他人在先提出申請、在后公開的本國專利（申請）文件。上世紀(jì)末，有部分國家將抵觸申請擴(kuò)大到包括申請人本人的在先申請?jiān)诤蠊_的專利（申請）文件，因而在1998年第三次修訂專利法時(shí)在我國也出現(xiàn)了將此條款有關(guān)抵觸申請中的他人擴(kuò)大到任何單位和個(gè)人的建議，那時(shí)國家知識產(chǎn)權(quán)局在局內(nèi)的第一次征求意見稿中就包含了此內(nèi)容，當(dāng)時(shí)本人還未從國家知識產(chǎn)權(quán)局退休，便從該條款的立法本意以及從方便專利申請人這兩方面說明還是局限于他人為好，從而說服了當(dāng)時(shí)局里負(fù)責(zé)專利法修訂的部門，因此2000年修訂專利法時(shí)未對抵觸申請有關(guān)內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性修改。
2008年專利法第三次修訂，在由國家知識產(chǎn)權(quán)局和國務(wù)院法制辦多次發(fā)布的專利法修訂征求意見稿中均未包括對此條款的修訂內(nèi)容，包括當(dāng)時(shí)國務(wù)院法制辦向本人專門發(fā)出的最后一次征求意見稿中也未見到有關(guān)將抵觸申請由限于他人擴(kuò)大到任何單位和個(gè)人的修改內(nèi)容，但是在最后經(jīng)人大通過公布的專利法第三次修訂稿中卻包含了此內(nèi)容，因而那些與本人一樣主張將抵觸申請仍限于他人的專利工作者就沒有得到說明不同意見的機(jī)會，也就是說2008年修訂專利法時(shí)將抵觸申請由限于他人的在先專利（申請）文件擴(kuò)大至任何單位或者個(gè)人的在先專利（申請）文件未經(jīng)過充分醞釀?dòng)懻摗?/div>
2005年，國家知識產(chǎn)權(quán)局就專利法第四次修訂向社會征求意見時(shí)，本人就根據(jù)平時(shí)實(shí)踐中的體會以及來自企業(yè)和專利代理機(jī)構(gòu)的反映，提出了十方面的建議，其中包括對專利法第二十二條和第二十三條的修改建議，對該條修改建議的主要內(nèi)容是“將抵觸申請恢復(fù)到仍局限于他人的在先申請文件”[1]。但是，在最后向國務(wù)院上報(bào)的修改稿中未接收該建議，據(jù)了解是考慮到上次修訂專利法時(shí)剛由限于他人修改為任何單位或者個(gè)人，不便立即修改回去。因此，當(dāng)前幾個(gè)月國務(wù)院法制辦在對專利法修訂草案二次審議稿征求社會意見時(shí)，我便再次提出“將抵觸申請仍限于他人在先申請文件”的建議[2]，此建議得到不少企業(yè)和專利代理機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。
但是，今年修訂專利法的最后公布稿中對該條款仍未作修改，因而申請人本人的在先申請中公開的同樣的發(fā)明和實(shí)用新型仍然構(gòu)成了在后申請的抵觸申請。
四、應(yīng)當(dāng)盡快采取對專利法第二十二條和第二十三條的修訂措施
最近，由中科院微電子所與英特爾（中國）有限公司專利侵權(quán)訴訟而產(chǎn)生的對中科院微電子所專利的反訴無效案中，中科院微電子所的涉案專利中的獨(dú)立權(quán)利要求8及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求被其本人的在先申請、在后公開的中國專利文件構(gòu)成抵觸申請而被宣告無效，這一事實(shí)充分說明應(yīng)當(dāng)盡快將專利法第二十二條和第二十三條中有關(guān)抵觸申請的規(guī)定仍修改成限于他人的在先申請?jiān)诤蠊_的專利（申請）文件。而目前專利法第四次修訂剛進(jìn)行完，對此未作修改，因此希望國家知識產(chǎn)權(quán)局、國務(wù)院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會對此能夠緊急采取補(bǔ)救修訂措施。
目前主張對該條款不作修訂的可能會有如下兩點(diǎn)理由：其一，2008年剛由抵觸申請限于他人改成任何單位或者個(gè)人，這么快改回去不太合適；其二，國外有不少國家已經(jīng)規(guī)定抵觸申請為任何單位或者個(gè)人的在先申請、在后公開的專利（申請）文件，這樣規(guī)定是順應(yīng)國際發(fā)展潮流。本人認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)以此作為對該條款不作修訂的理由。
首先，需要看2008年專利法對第二十二條和第二十三條所作修改是否符合此兩法條的立法本意。顯然，將抵觸申請由限于他人修改成任何單位和個(gè)人違反了這兩法條的立法本意（見前面所作分析），尤其是從這十幾年實(shí)踐來看，這一修改給申請人和專利代理機(jī)構(gòu)帶來極大不便，甚至還直接損害了申請人的權(quán)益，尤其是中科院微電子所的這件專利被宣告部分無效的結(jié)果更說明了目前將抵觸申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人對申請人帶來極不利的后果。因此作為政府機(jī)構(gòu)，知道不合適了，就應(yīng)當(dāng)從方便申請人出發(fā)而盡早改回去，越早越好，影響越小，而不能糾結(jié)在剛修改完又馬上改回去怕影響不好。
其次，對于國際上部分國家的規(guī)定，也不應(yīng)盲從。各國有各國不同的國情，各國還有與此相適應(yīng)的其他規(guī)定，因此只要不是國際條約的強(qiáng)制要求，就需要結(jié)合本國具體情況分析是否適用。且不說，這一規(guī)定明顯不符合這兩法條的立法本意和會給申請人帶來很大的不便，由于我國對要求本國優(yōu)先權(quán)的專利申請，其在先申請被視為撤回，即使面對上述難題通過要求本國優(yōu)先權(quán)加以解決時(shí)也仍然會增加申請人的負(fù)擔(dān)，更何況這次修訂專利法后外觀設(shè)計(jì)允許要求本國優(yōu)先權(quán)后，上述抵觸申請擴(kuò)大到任何單位或者個(gè)人的規(guī)定使外觀設(shè)計(jì)要求本國優(yōu)先權(quán)中最希望解決的情況（要求本國優(yōu)先權(quán)的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)合案申請）失去了可享受本國優(yōu)先權(quán)的實(shí)際意義。因此，從我國具體國情來看，也應(yīng)當(dāng)盡快將第二十二條和第二十三條中有關(guān)抵觸申請的規(guī)定修改成仍局限于他人。
下面，提出如何針對這兩條款采取緊急補(bǔ)救措施的具體建議。
1.立即啟動(dòng)對專利法第二十二條和第二十三條的緊急修訂措施
為解決專利法第二十二條和第二十三條有關(guān)抵觸申請規(guī)定不符合這兩條款立法本意和給企業(yè)帶來極大不便，希望國家知識產(chǎn)權(quán)局在近期盡快與國務(wù)院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會就中科院微電子所專利被本人在先申請的專利宣告部分無效為實(shí)例，商議對專利法第二十二條和第二十三條采取緊急修訂措施，給出對這兩法條的補(bǔ)充修訂內(nèi)容，爭取在專利法第四次修訂案實(shí)施之前經(jīng)全國人大常委會審議通過。
對該兩條款的具體修改建議為：
“第二十二條 授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。
新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有他人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布或者公告的專利文件中。……
……
本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。”
“第二十三條 授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)；也沒有他人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
……
……
本法所稱現(xiàn)有設(shè)計(jì)，是指申請日前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計(jì)。”
上述建議修改內(nèi)容中除了體現(xiàn)將“抵觸申請局限于他人的在先申請、在后公開的中國專利（申請）文件”外，還包括了對該兩條款中法律用語明顯不規(guī)范之處作出的修改：按照法律常規(guī)定義，“以上”“以下”含義包含本數(shù)，在專利法第二十二條和第二十三條中出現(xiàn)了“以前”和“以后”兩個(gè)用語，其中“以前”的含義不包含當(dāng)日，“以后”包含當(dāng)日，由此可知，這兩法律條款中采用的“以前”用語含義與法律常規(guī)定義不一致，且同一法律條款中的兩個(gè)類似法律用語“以前”“以后”的含義也不一致，因此從規(guī)范法律用語出發(fā)，應(yīng)當(dāng)將該條款中出現(xiàn)的“以前”均修改為“前”，因而在上述修改建議中同時(shí)將這兩條款中出現(xiàn)的四處“以前”改為“前”。
2.如果在專利法第四次修訂案實(shí)施之前未能完成上述緊急補(bǔ)救措施的話，能否在專利法第四次修訂案實(shí)施后，盡快啟動(dòng)對專利法進(jìn)行小修改的變通措施
專利法實(shí)施以來，作了四次修訂，每次間隔至少八年，這一次修訂還相隔十二年，因而若等到下次專利法修訂，又得快十年了，也就是說還要給申請人帶來至少十年的不便和利益損失，為此希望國家知識產(chǎn)權(quán)局、國務(wù)院法制辦、全國人大常委會法制工作委員會能夠采取對專利法進(jìn)行小修改的措施，爭取針對該兩法條（或其他幾個(gè)必要修改的法條）啟動(dòng)專利法修改程序，以便在近幾年就解決這一遺留問題。具體條款修改建議同前，不再重復(fù)。
3.刪去專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款和第三款規(guī)定的內(nèi)容
目前專利法實(shí)施細(xì)則尚在修訂過程中，希望能刪去原細(xì)則第三十二條第二款和第三款規(guī)定的內(nèi)容。這不僅因?yàn)榧?xì)則第三十二條第二款和第三款規(guī)定的內(nèi)容必要性不大，而且刪去之后對于申請人遇到出現(xiàn)本人的在先申請可能構(gòu)成在后申請抵觸申請的情況時(shí)可通過要求本國優(yōu)先權(quán)加以解決。
制定專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款和第三款出發(fā)點(diǎn)是為了防止重復(fù)授權(quán)，其用意是好的，但是其第二款中的第一種情況和第三種情況無需作出單獨(dú)規(guī)定，其由優(yōu)先權(quán)本身的規(guī)定就應(yīng)當(dāng)能夠滿足，這兩種情況都不滿足首次申請的要求，因而這一規(guī)定本身是重復(fù)的，而且導(dǎo)致初審部門在掌握時(shí)將其擴(kuò)大到不合適的程度。而對第二種情況，似乎從防止重復(fù)授權(quán)角度出發(fā)應(yīng)當(dāng)有此要求，但是如果在后申請要求保護(hù)的主題是在先申請說明書中記載的內(nèi)容時(shí)就不會導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，而這一規(guī)定是從形式上防止重復(fù)授權(quán)而擴(kuò)大到本來不屬于重復(fù)授權(quán)的也不能要求優(yōu)先權(quán)，顯然不太合適，例如一項(xiàng)在先申請的實(shí)用新型要求保護(hù)一種產(chǎn)品，但其說明書中還涉及該產(chǎn)品的制造方法，申請人在該實(shí)用新型授權(quán)后但自該實(shí)用新型申請日起還不到一年時(shí)想保護(hù)該產(chǎn)品的制造方法時(shí)就需要提出一項(xiàng)發(fā)明申請并要求該實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)，這并不會導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，但按目前的規(guī)定就不能再要求優(yōu)先權(quán)了。專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第三款也存在同樣的問題，例如一項(xiàng)在先申請的實(shí)用新型要求保護(hù)一種產(chǎn)品，但其說明書中還涉及該產(chǎn)品的制造方法，申請人可以再提出一件發(fā)明專利申請，要求該實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)，如果該發(fā)明專利申請要求保護(hù)的主題是該產(chǎn)品的制造方法，就不會導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，不必要求其一定撤回該在先的實(shí)用新型專利。為此，建議不要在形式審查階段作出是否重復(fù)授權(quán)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容的判斷，即不要通過是否允許享有優(yōu)先權(quán)的形式審查來代替是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的判斷。是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的判斷留到發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段進(jìn)行審查或者在實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的初審階段按照是否造成重復(fù)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。由此建議刪去原細(xì)則第三十二條第二款和第三款的內(nèi)容。
若刪去專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款和第三款，則企業(yè)在針對一件研發(fā)項(xiàng)目申請多件專利申請時(shí)，遇到可能出現(xiàn)在先申請構(gòu)成在后申請抵觸申請而影響其新穎性的情況時(shí)，可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)的方式加以解決。例如在前述中科院微電子所在針對那件專利訴訟的涉案專利提出申請時(shí)，可以要求在先專利申請的優(yōu)先權(quán)，這樣的話，其中獨(dú)立權(quán)利要求8及其從屬權(quán)利要求能夠享受在先專利申請的優(yōu)先權(quán)，就不會再以該在先專利申請為證據(jù)宣告該在后專利部分無效了。
需要說明的是，由前述分析來看，即便不考慮防止申請人本人在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請這一出發(fā)點(diǎn)，專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款和第三款也應(yīng)當(dāng)予以刪除。但是，需要更進(jìn)一步說明的是，即便刪去專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款和第三款，仍不能解決多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)要求本國優(yōu)先權(quán)名存實(shí)亡的的問題（見下面第4點(diǎn)建議的分析說明）。
4.為防止認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)要求本國優(yōu)先權(quán)后本人在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請，在專利審查指南中應(yīng)當(dāng)作出例外補(bǔ)充說明
如果前面所說第1項(xiàng)建議不能實(shí)現(xiàn)，即不能在專利法第四次修訂案實(shí)施前對專利法第二十二條和第二十三條有關(guān)抵觸申請的規(guī)定采取緊急修訂措施的話，那么對于要求本國優(yōu)先權(quán)的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)合案申請的情況，其要求本國優(yōu)先權(quán)就名存實(shí)亡了。
外觀設(shè)計(jì)引入本國優(yōu)先權(quán)制度的目的就是為了方便申請人在申請了一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)后不久又開發(fā)出新的可以合案申請的外觀設(shè)計(jì)，從而提出在后合案申請并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，其中最重要的一種情況是申請人提出一件外觀設(shè)計(jì)申請，其后又開發(fā)出多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)，從而將那件在先申請要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)與后開發(fā)出的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)合案申請，并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)。但對于這種情況，就會出現(xiàn)該件在后申請中的能享受優(yōu)先權(quán)的一項(xiàng)或幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成了新增加的不能享受優(yōu)先權(quán)的那幾項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請，即合案申請中相對于在先申請新增加的那幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)就不能授予專利權(quán)，這樣一來就使本次專利法修訂時(shí)新增加的外觀設(shè)計(jì)本國優(yōu)先權(quán)制度的初衷大打折扣。為此，建議在專利審查指南中規(guī)定對這種情況作為一種例外來處理，即同一件專利申請中的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)，由于這幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的申請日相同，其真正的保護(hù)期限都是從申請日起到專利終止日，因而不必再考慮這幾項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)彼此之間是否構(gòu)成抵觸申請。當(dāng)然，如果這次專利法實(shí)施細(xì)則修訂時(shí)刪去了第三十二條第三款，那么申請人在提出在后的外觀設(shè)計(jì)合案申請時(shí)還應(yīng)當(dāng)表示撤回在先申請的那件外觀設(shè)計(jì)專利申請。
最后，希望這次緊急呼吁能得到國家知識產(chǎn)權(quán)局、國務(wù)院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會的重視，對此能夠采取緊急補(bǔ)救措施。并希望能看到這篇文章并認(rèn)同本文觀點(diǎn)的廣大專利行業(yè)同仁、尤其是企業(yè)和專利代理機(jī)構(gòu)中認(rèn)同本文觀點(diǎn)的專利工作者，共同向國家知識產(chǎn)權(quán)局、國務(wù)院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會提出類似的建議，以促進(jìn)這一問題的解決。
本文注釋：
[1]當(dāng)年提出有關(guān)建議理由如下：
“在第三次修訂專利法時(shí)的歷次征求意見稿中均未將抵觸申請擴(kuò)大到申請人本人的在先申請?jiān)诤蠊_的中國專利申請文件或?qū)＠募谧詈笳焦嫉摹秾＠ā沸薷母逯凶髁松鲜鰯U(kuò)大。由于上述修改未經(jīng)過充分的 聽取意見，致使這一修改明顯對專利申請人帶來了極大的不便，不利于申請人及早申請專利。
事實(shí)上，這方面的立法本意是為了防止重復(fù)授權(quán)，但為了在后申請的人早提出實(shí)質(zhì)審查時(shí)方便審查，將抵觸申請的概念引入到新穎性中；與此同時(shí)，對于他人在先提出申請但未要求保護(hù)而提供給公眾無償使用的內(nèi)容，不再對在后申請人授予專利權(quán)。因此將申請人與他人的先后申請問題的解決辦法應(yīng)用到申請人本人的先后申請，即將申請人在先申請?jiān)诤蠊_的內(nèi)容納入抵觸申請的范圍是不合適的，尤其這樣的規(guī)定會給申請人帶來了極大的不便，這在近六年的實(shí)踐中已經(jīng)反映了出來，當(dāng)申請人作出的發(fā)明創(chuàng)造涉及一系列的相關(guān)申請時(shí)，往往需要將這些專利申請?jiān)谕蝗仗峤唬员苊獗救说脑谙壬暾垬?gòu)成在后申請的抵觸申請，這導(dǎo)致專利申請人不能及時(shí)提出專利申請。（這一點(diǎn)對于當(dāng)外觀設(shè)計(jì)引入本國優(yōu)先權(quán)后，對于同一產(chǎn)品的相似設(shè)計(jì)要求優(yōu)先權(quán)時(shí)也會出現(xiàn)類似的問題）。
為此建議，在這次修訂專利法時(shí)將抵觸申請仍局限于他人的在先申請?jiān)诤蠊_的中國專利申請文件和專利文件，以方便專利申請人。”
[2]這次提出的具體建議為：由于將抵觸申請由限于他人的在先申請文件修改為任何單位或者個(gè)人的在先申請文件“并不能體現(xiàn)該條款的立法本意，而且給申請人針對一個(gè)項(xiàng)目提出多件專利申請時(shí)帶來了困難，因此建議這次修訂專利法時(shí)能夠?qū)⒌钟|申請修改成限于他人。當(dāng)然，可能會認(rèn)為剛作出修改就改回去不太合適，但修改得不合適應(yīng)當(dāng)及早改回去，越早越好，影響越小，因?yàn)檫@樣的修改既超出原來該條款的立法本意，而且這一規(guī)定給企業(yè)針對一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目提出多件專利申請的申報(bào)工作帶來相當(dāng)大的不便，必須等此多件申請都完成撰寫工作后在同日提出申請。”
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