專利權權屬爭議期間不履行善良管理義務的損害賠償責任
——（2019）最高法知民終424號
【裁判要旨】
專利申請權或者專利權權屬存在爭議期間，專利申請人或者登記的專利權人基于誠實信用原則，負有積極獲得專利授權或者使已經獲得授權的專利權維持有效的善良管理義務。專利申請人或者登記的專利權人無正當理由未盡善良管理義務，致使權利終止或者喪失，損害真正權利人合法權益的，構成對他人財產權的侵害，應當承擔賠償經濟損失的民事責任。
【關鍵詞】
發明專利 權屬 財產損害賠償 專利年費 效力終止
【基本案情】
上訴人中國水產科學研究院南海水產研究所(以下簡稱水產研究所)、廣州宇景水產科技有限公司(以下簡稱宇景公司)與被上訴人廣州德港水產設備科技有限公司(以下簡稱德港公司)、原審被告姜漢平、李純厚、頡曉勇、廣州創領水產科技有限公司財產損害賠償糾紛案中，涉及專利號為ZL200910192778.6、名稱為“一種多功能循環水處理設備”的發明專利(以下簡稱涉案專利)，申請日為2009年9月28日，授權日為2012年5月30日，登記的專利權人為水產研究所、宇景公司，登記的發明人為姜漢平、李純厚、頡曉勇。
德港公司認為，涉案專利是姜漢平的職務發明，專利申請權應該屬于德港公司，故分別于2010年、2011年提起專利申請權糾紛訴訟，請求判令涉案專利申請權歸德港公司所有。涉案專利權因未繳費而效力終止時，相關權屬糾紛正在審理之中。德港公司遂又以六被告故意未繳納該專利年費，致使該專利權效力終止，給德港公司造成無法挽回的損失為由，向廣州知識產權法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，請求判令六被告賠償經濟損失及維權合理開支150萬元。
一審法院確定本案案由為侵害發明專利權糾紛，并認為水產研究所、宇景公司是繳納專利年費的義務人，在涉案專利權存在權屬爭議的情況下，基于誠實信用原則，水產研究所、宇景公司負有包括繳納涉案專利年費在內的維持涉案專利有效的善良管理責任，如不愿繼續繳納涉案專利年費，應當及時告知德港公司和有關權屬糾紛審理法院。水產研究所、宇景公司既未按時繳納涉案專利年費，也未將不繳納涉案專利年費致使專利效力終止的情況及時告知德港公司和有關權屬糾紛審理法院，其行為具有過錯，侵害了德港公司應享有的涉案專利技術相關權益。
據此，一審法院判決水產研究所、宇景公司共同賠償德港公司經濟損失及維權合理開支共計50萬元。
水產研究所、宇景公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年4月1日在重新確定案由并糾正部分論理的基礎上，判決駁回上訴，維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，民事案件案由是將訴訟爭議所包含的法律關系進行的概括，反映了案件所涉及的民事法律關系的性質。一般情況下，民事案件案由應當依據當事人主張的民事法律關系的性質來確定。根據專利法第十一條第一款的規定，侵害發明或者實用新型專利權的行為僅限于以生產經營為目的的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品的行為和使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為。也即，專利法實行專利侵權行為法定原則，除法律明確規定為侵害專利權的行為外，其他行為即使與專利權有關，也不屬于侵害專利權的行為。
在登記的專利權人不是專利技術所有人的情況下，如登記的專利權人故意不繳納專利年費導致專利權終止失效而給專利技術所有人造成經濟損失，那么該損失實際上是與該專利技術有關的財產損失。故意不繳納專利年費導致專利權終止失效的行為應當屬于一般侵權行為，該種案件案由可以確定為財產損害賠償糾紛。
本案中，德港公司主張水產研究所、宇景公司將歸其所有的職務發明申請專利，之后卻故意不繳納專利年費導致專利權終止失效，致使該技術進入公有領域，失去了專利權的保護，損害了其本應該基于專利獲得的市場獨占利益，因此德港公司主張的侵權行為不是侵害專利權的行為，其主張的經濟損失實際上是與該專利技術有關的財產損失，故本案屬于財產損害賠償糾紛，而非侵害發明專利權糾紛。
誠實信用原則是民法的基本原則，它要求民事主體在民事活動中恪守諾言，誠實不欺，在不損害他人利益和社會利益的前提下追求自己的利益，從而在當事人之間的利益關系和當事人與社會之間的利益關系中實現平衡，并維持市場道德秩序。
專利權是經國家行政審查后授予的有期限的知識產權，其在權利保護期內有效存續需要專利權人持續交納專利年費、不主動放棄等。當事人無論基于何種原因對專利申請權、專利權權屬發生爭議時，基于誠實信用原則，登記的專利權人通常應當負有使已經獲得授權的專利權維持有效的善良管理責任，包括持續交納專利年費等，因為專利權一旦終止失效，專利技術通常情況下即會進入公有領域，從而使專利技術所有人喪失市場獨占利益，損害到專利技術所有人的合法權益。登記的專利權人未盡到該善良管理責任，給專利技術所有人造成損失的，應當負有賠償責任。
本案中，在2010年、2011年德港公司已經兩次以專利申請權權屬糾紛為由起訴水產研究所、宇景公司，尤其是德港公司主張涉案發明是職務發明的第二次訴訟正在進行的情況下，作為登記的專利權人，水產研究所、宇景公司應當負有在涉案專利授權以后維持其持續有效的善良管理責任，包括持續繳納專利年費，以避免可能給德港公司造成損害。但水產研究所、宇景公司卻未繳納專利年費，導致涉案專利權于2012年9月28日被終止失效，侵害了德港公司的合法權益，其顯然未盡到善良管理責任，違背了誠實信用原則，應當賠償因此給德港公司造成的損失。
本案應當根據涉案專利權終止失效時的市場價格確定具體賠償數額。鑒于雙方均未提供證據證明涉案專利權在終止失效時的市場價格，綜合考慮到涉案專利為發明專利、涉案專利權在授權公告當年即被終止失效、水產研究所和宇景公司過錯嚴重、德港公司歷時較長的維權情況等，即便考慮德港公司也存在一定過失，一審判決確定的經濟損失及合理費用共計50萬元的賠償也并無不妥。
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