對專利局發出的審查意見通知書,申請人應當在通知書指定的期限內作出,申請人的答復可以僅僅是意見陳述書,也可以進一步包括經修改的申請文件,申請人在其答復中對審查意見通知書的審查意見提出反對意見或者對申請文件進行修改時,應當在其意見陳述書中詳細陳述其具體意見,或者對修改內容是否符合相關規定以及如何克服原申請文件存在的缺陷予以說明。
在實際審查中,常常遇見由于申請人的意見答復通知書不恰當,導致審查周期延長等問題,根據《專利法》第37條的規定,第一次審查意見通知書的期限為4個月,再次審查意見通知書的期限為2個月,答復期限的屆滿日算法為:自通知書發文日起加15天為推定收到日,然后再在此基礎上加4個月或2個月的答復期限。若在此期限內未答復可以申請延長期限,若逾期未答復,專利申請將會被視為撤回。
在實際審查過程中,有時會遇到申請人逾期答復的現象,如果想恢復權利,需要在收到視為撤回通知書之日起的2個月內提出恢復權利,還需要繳納相應費用,因此,如果忽視了答復期限,不僅會造成審查周期的延長還會損害申請人的權益。
收到審查通知書,什么時機答復最好呢?
我個人的意見是傾向于拖到絕限,如果說你的客戶不是要求盡快拿授權通知書,時間比較寬裕的話,這個時候一定要拖到最后的期限答復。為什么?有兩個理由:
理由1: 如果說審查員發出第一份的審查通知書或者是中通,他的理由是你不具備新穎性,不具備創造性,或者說他得出的結論是不利于授權的話,這種情形下,你如果收到通知書以后立馬答復,審查員這個時候可能對這個案例印象還比較深,也很難輕易改變觀點,這個時候我覺得反而是不利于你取得預想的結果。
如果時間拖長一些,比方說OA1,拖到15天加4個月:OA2或者中通拖到15天加2個月再做答復,審查員可能需要重新閱卷、重新理解,反而有可能改變觀點,認同你的觀點,所以這個時候,從這一點來講是有利于授權的。
理由2:答復通知書對代理人、申請人來說是有時限要求的,同樣審查員處理答復意見也是有時限要求的,且國知局對相應的審查員每年的任務量有要求。如果你飛快的答復,假設這一個月進來20個案子,這20個案子都符合授權的條件,他一定要做出授權決定,但是20個肯定超額了,那這個時候他就沒有辦法了,他為了控制均勻結案,他肯定會把其中有些案子再發一個通知書出去控制一下。
所以我的建議是能盡量往后拖,就往后拖一下。不要著急,收到的第一份審查通知書或第二份通知書以后不要立馬答復,除非是你的客戶,你的當事人要盡快獲得專利權。
二
經過實質審查,審查員認為申請存在實質性缺陷不能授予專利權的,將給申請人至少一次陳述意見和/或進行修改申請文件的機會。如果申請人在指定的期限內未 提出有說服力的意見和/或證據,也未對申請文件進行符合專利法及其實施細則規定的修改,或者修改后的申請文件中仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據 予以駁回的缺陷,則審查員可以作出駁回決定。這些實質性缺陷包括:
(1)發明專利申請的主題違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益,或者申請的主題屬于《專利法》第25條規定的不授予發明專利權的客體;
(2)申請的發明不具備新穎性、創造性和實用性;
(3)發明專利申請沒有充分公開請求保護的主題,或者權利要求未以說明書為依據;
(4)申請不符合專利法關于發明專利申請單一性的規定;
(5)申請的發明根據"先申請原則"不能取得專利權,或者申請不符合"一發明一專利"原則;
(6)發明專利申請的主題不符合《專利法實施細則》第2條關于發明的定義;
(7)權利要求書沒有清楚、簡要地表述請求保護的范圍,或者獨立權利要求缺少解決技術問題的必要技術特征;
(8)申請的修改或者分案的申請超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
專利駁回后,申請人面對專利復審要做哪些前期工作?
對于復審,相當于一個正常的答復審查意見,你可以舉一些證據,也可以查詢一些專業期刊,或者相應的文獻,所謂的反證來反駁審查員的論據,這種情況是可以的。
比方說審查員認為權利要求1相交于對比文件1和對比文件2的結合,不具備創造性,其中的理由之一,比方說是的對比文件1公開了某某特征,區別特征就在于“1234”。區別特征123呢,對比文件2公開了,區別特征4是公知常識,是這個思路。你沒有必要完全按照他的思路,跟著他一步一步走,也沒有必要反駁他是不是一定是公知常識,一定是有限值的實驗,這種情形下你可以從其他的能使專利一定獲得創造性的狀態,比方說解決不一樣的技術問題,實現不一樣的技術效果。
從我個人的從業經驗來講,在答復審查意見或者在無效,或者是在復審請求時,如果說一味反駁審查員的意見,這個時候成功的幾率還是比較低的,因為相對來講審查員還是經過相應的培訓,從業時間也比較長,或者是他的檢索也比較充分,一般情況下他的認定出現錯誤的幾率還是相對來說不是特別的大,多數情況下是從另一個方面,你不要按照他的思路走,你從另一個途徑來進行答復的話,這樣授權的幾率反而可以高一點,審查員從他個人情緒上也更能接受一些。
三
專利法第四十五條規定:"自專利局公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權授予不符合本法有關規定的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。"為了維護專利法的嚴肅性,維護廣大公眾的利益,中國專利法在專利審查程序中設置了"宣告專利無效程序"。
專利無效程序中,可以直接委托專利代理人嗎?
答案是絕對不可以,除了對代理人的限制,除了相應的法規有代理人的調解外,絕不能私下接受委托,所以說對于一個從業的代理人,他必須從所里面,有相應的委托才行,不能私下接受委托,否則就會被處理。
但是剛才的問題可以擴展一下,如果說可以委托以后,代表人的區別和公民代理的區別有哪些?公民代理只能是一般代理,他沒有和解的權力。而所里面委托的代理人,他是根據當事人授權,他可以是一般代理,也可以是全權代理的,這點區別是比較大的。而公民代理只能是一般代理。
四
專利權無效請求人請求宣告專利權無效或者部分無效的,應當向專利復審委員會提交"專利無效宣告請求書",說明理由,必要時應當附具有關證明文件和說明所依據的事實。無效宣告請求書和有關文件應當一式兩份。專利復審委員會在對無效宣告的請求作出決定前,無效宣告請求人可以撤回其請求。
在專利申請之前已有產品,可以無效嗎?這種舉證一般要求什么證據?
答案是可以,因為這就是屬于專利法意義上的使用公開,對于使用公開,它的要求比較的特殊,因為使用公開的話,都是對于無效的時候,發生的是一個歷史的事情,你進行舉證的時候有一定的困難,你必須有證據證明在申請日之前,這個產品已經公開了,你必須要有合同、相應的產品、相應的功能書之類,這一塊大家可以參看一下相應的司法規定,這里面就有詳細的規定。
五
依照專利法第四十五條的規定,請求宣告專利權無效或者部分無效的,應當向專利復審委員會提交專利權無效宣告請求書和必要的證據一式兩份。無效宣告請求書應當結合提交的所有證據,具體說明無效宣告請求的理由,并指明每項理由所依據的證據。
前款所稱無效宣告請求的理由,是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條(發明、實用新型及外觀設計的定義)、第二十條第一款(保密審查規定)、第二十二條(新穎性、創造性和實用性)、第二十三條(外觀設計的不與在先設計及在先權利相沖突)、第二十六條第三款(說明書的要求)、第四款(權利要求書的要求)、第二十七條第二款(外觀設計圖片照片的要求)、第三十三條(修改不得超范圍)或者本細則第二十條第二款(獨權的要求)、第四十三條第一款(分案不超原申請范圍)的規定,或者屬于專利法第五條、第二十五條(不授予專利權的情況)的規定,或者依照專利法第九條(不重復授權,先申請原則)規定不能取得專利權。
專利復審委員會對宣告專利權無效的請求進行審查,作出決定,并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定,由中國專利局登記和公告。對專利復審委員會宣告發明專利權無效或者維持專利權的決定不服的,可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。
無效時是以創造性的理由維持專利權有效,進入法院時,是否可以以新穎性的理由駁回復審委的決定?
這個答案是不可能的。因為這是請求原則,法院只會對當時設計的證據和理由進行審查,如果在無效請求理由的時候,沒有提出新穎性的無效理由,那么法院在這種情形下不會進行審理,除非是你在無效請求的時候,提出了新穎性的理由,同時也提出了創造性的理由,最終復審委以具備新穎性、創造性維持了駁回決定,這個時候法院才會進行審理新穎性的問題。
而且關鍵是在向法院提起訴訟的時候,一定要提出理由,復審委合議組對于無效的新穎性的認定是錯誤的,請求撤銷他的認定,必須要有請求才可以,法院不會自作主張引入新的理由和證據。
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