對專利局發(fā)出的審查意見通知書,申請人應(yīng)當(dāng)在通知書指定的期限內(nèi)作出,申請人的答復(fù)可以僅僅是意見陳述書,也可以進(jìn)一步包括經(jīng)修改的申請文件,申請人在其答復(fù)中對審查意見通知書的審查意見提出反對意見或者對申請文件進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)當(dāng)在其意見陳述書中詳細(xì)陳述其具體意見,或者對修改內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定以及如何克服原申請文件存在的缺陷予以說明。
在實(shí)際審查中,常常遇見由于申請人的意見答復(fù)通知書不恰當(dāng),導(dǎo)致審查周期延長等問題,根據(jù)《專利法》第37條的規(guī)定,第一次審查意見通知書的期限為4個(gè)月,再次審查意見通知書的期限為2個(gè)月,答復(fù)期限的屆滿日算法為:自通知書發(fā)文日起加15天為推定收到日,然后再在此基礎(chǔ)上加4個(gè)月或2個(gè)月的答復(fù)期限。若在此期限內(nèi)未答復(fù)可以申請延長期限,若逾期未答復(fù),專利申請將會被視為撤回。
在實(shí)際審查過程中,有時(shí)會遇到申請人逾期答復(fù)的現(xiàn)象,如果想恢復(fù)權(quán)利,需要在收到視為撤回通知書之日起的2個(gè)月內(nèi)提出恢復(fù)權(quán)利,還需要繳納相應(yīng)費(fèi)用,因此,如果忽視了答復(fù)期限,不僅會造成審查周期的延長還會損害申請人的權(quán)益。
收到審查通知書，什么時(shí)機(jī)答復(fù)最好呢？
我個(gè)人的意見是傾向于拖到絕限，如果說你的客戶不是要求盡快拿授權(quán)通知書，時(shí)間比較寬裕的話，這個(gè)時(shí)候一定要拖到最后的期限答復(fù)。為什么？有兩個(gè)理由：
理由1： 如果說審查員發(fā)出第一份的審查通知書或者是中通，他的理由是你不具備新穎性，不具備創(chuàng)造性，或者說他得出的結(jié)論是不利于授權(quán)的話，這種情形下，你如果收到通知書以后立馬答復(fù)，審查員這個(gè)時(shí)候可能對這個(gè)案例印象還比較深，也很難輕易改變觀點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候我覺得反而是不利于你取得預(yù)想的結(jié)果。
如果時(shí)間拖長一些，比方說OA1，拖到15天加4個(gè)月：OA2或者中通拖到15天加2個(gè)月再做答復(fù)，審查員可能需要重新閱卷、重新理解，反而有可能改變觀點(diǎn)，認(rèn)同你的觀點(diǎn)，所以這個(gè)時(shí)候，從這一點(diǎn)來講是有利于授權(quán)的。
理由2：答復(fù)通知書對代理人、申請人來說是有時(shí)限要求的，同樣審查員處理答復(fù)意見也是有時(shí)限要求的，且國知局對相應(yīng)的審查員每年的任務(wù)量有要求。如果你飛快的答復(fù)，假設(shè)這一個(gè)月進(jìn)來20個(gè)案子，這20個(gè)案子都符合授權(quán)的條件，他一定要做出授權(quán)決定，但是20個(gè)肯定超額了，那這個(gè)時(shí)候他就沒有辦法了，他為了控制均勻結(jié)案，他肯定會把其中有些案子再發(fā)一個(gè)通知書出去控制一下。
所以我的建議是能盡量往后拖，就往后拖一下。不要著急，收到的第一份審查通知書或第二份通知書以后不要立馬答復(fù)，除非是你的客戶，你的當(dāng)事人要盡快獲得專利權(quán)。
二
經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，審查員認(rèn)為申請存在實(shí)質(zhì)性缺陷不能授予專利權(quán)的，將給申請人至少一次陳述意見和/或進(jìn)行修改申請文件的機(jī)會。如果申請人在指定的期限內(nèi)未 提出有說服力的意見和/或證據(jù)，也未對申請文件進(jìn)行符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的修改，或者修改后的申請文件中仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù) 予以駁回的缺陷，則審查員可以作出駁回決定。這些實(shí)質(zhì)性缺陷包括：
(1)發(fā)明專利申請的主題違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益，或者申請的主題屬于《專利法》第25條規(guī)定的不授予發(fā)明專利權(quán)的客體;
(2)申請的發(fā)明不具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性;
(3)發(fā)明專利申請沒有充分公開請求保護(hù)的主題，或者權(quán)利要求未以說明書為依據(jù);
(4)申請不符合專利法關(guān)于發(fā)明專利申請單一性的規(guī)定;
(5)申請的發(fā)明根據(jù)"先申請?jiān)瓌t"不能取得專利權(quán)，或者申請不符合"一發(fā)明一專利"原則;
(6)發(fā)明專利申請的主題不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第2條關(guān)于發(fā)明的定義;
(7)權(quán)利要求書沒有清楚、簡要地表述請求保護(hù)的范圍，或者獨(dú)立權(quán)利要求缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征;
(8)申請的修改或者分案的申請超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
專利駁回后，申請人面對專利復(fù)審要做哪些前期工作？
對于復(fù)審，相當(dāng)于一個(gè)正常的答復(fù)審查意見，你可以舉一些證據(jù)，也可以查詢一些專業(yè)期刊，或者相應(yīng)的文獻(xiàn)，所謂的反證來反駁審查員的論據(jù)，這種情況是可以的。
比方說審查員認(rèn)為權(quán)利要求1相交于對比文件1和對比文件2的結(jié)合，不具備創(chuàng)造性，其中的理由之一，比方說是的對比文件1公開了某某特征，區(qū)別特征就在于“1234”。區(qū)別特征123呢，對比文件2公開了，區(qū)別特征4是公知常識，是這個(gè)思路。你沒有必要完全按照他的思路，跟著他一步一步走，也沒有必要反駁他是不是一定是公知常識，一定是有限值的實(shí)驗(yàn)，這種情形下你可以從其他的能使專利一定獲得創(chuàng)造性的狀態(tài)，比方說解決不一樣的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)不一樣的技術(shù)效果。
從我個(gè)人的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來講，在答復(fù)審查意見或者在無效，或者是在復(fù)審請求時(shí)，如果說一味反駁審查員的意見，這個(gè)時(shí)候成功的幾率還是比較低的，因?yàn)橄鄬碇v審查員還是經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，從業(yè)時(shí)間也比較長，或者是他的檢索也比較充分，一般情況下他的認(rèn)定出現(xiàn)錯(cuò)誤的幾率還是相對來說不是特別的大，多數(shù)情況下是從另一個(gè)方面，你不要按照他的思路走，你從另一個(gè)途徑來進(jìn)行答復(fù)的話，這樣授權(quán)的幾率反而可以高一點(diǎn)，審查員從他個(gè)人情緒上也更能接受一些。
三
專利法第四十五條規(guī)定："自專利局公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，都可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。"為了維護(hù)專利法的嚴(yán)肅性，維護(hù)廣大公眾的利益，中國專利法在專利審查程序中設(shè)置了"宣告專利無效程序"。
專利無效程序中，可以直接委托專利代理人嗎？
答案是絕對不可以，除了對代理人的限制，除了相應(yīng)的法規(guī)有代理人的調(diào)解外，絕不能私下接受委托，所以說對于一個(gè)從業(yè)的代理人，他必須從所里面，有相應(yīng)的委托才行，不能私下接受委托，否則就會被處理。
但是剛才的問題可以擴(kuò)展一下，如果說可以委托以后，代表人的區(qū)別和公民代理的區(qū)別有哪些？公民代理只能是一般代理，他沒有和解的權(quán)力。而所里面委托的代理人，他是根據(jù)當(dāng)事人授權(quán)，他可以是一般代理，也可以是全權(quán)代理的，這點(diǎn)區(qū)別是比較大的。而公民代理只能是一般代理。
四
專利權(quán)無效請求人請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會提交"專利無效宣告請求書"，說明理由，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)附具有關(guān)證明文件和說明所依據(jù)的事實(shí)。無效宣告請求書和有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)一式兩份。專利復(fù)審委員會在對無效宣告的請求作出決定前，無效宣告請求人可以撤回其請求。
在專利申請之前已有產(chǎn)品，可以無效嗎？這種舉證一般要求什么證據(jù)?
答案是可以，因?yàn)?strong>這就是屬于專利法意義上的使用公開，對于使用公開，它的要求比較的特殊，因?yàn)槭褂霉_的話，都是對于無效的時(shí)候，發(fā)生的是一個(gè)歷史的事情，你進(jìn)行舉證的時(shí)候有一定的困難，你必須有證據(jù)證明在申請日之前，這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)公開了，你必須要有合同、相應(yīng)的產(chǎn)品、相應(yīng)的功能書之類，這一塊大家可以參看一下相應(yīng)的司法規(guī)定，這里面就有詳細(xì)的規(guī)定。
五
依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會提交專利權(quán)無效宣告請求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。
前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條（發(fā)明、實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)的定義）、第二十條第一款（保密審查規(guī)定）、第二十二條（新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性）、第二十三條（外觀設(shè)計(jì)的不與在先設(shè)計(jì)及在先權(quán)利相沖突）、第二十六條第三款（說明書的要求）、第四款（權(quán)利要求書的要求）、第二十七條第二款（外觀設(shè)計(jì)圖片照片的要求）、第三十三條（修改不得超范圍）或者本細(xì)則第二十條第二款（獨(dú)權(quán)的要求）、第四十三條第一款（分案不超原申請范圍）的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條（不授予專利權(quán)的情況）的規(guī)定，或者依照專利法第九條（不重復(fù)授權(quán)，先申請?jiān)瓌t）規(guī)定不能取得專利權(quán)。
專利復(fù)審委員會對宣告專利權(quán)無效的請求進(jìn)行審查，作出決定，并通知請求人和專利權(quán)人。宣告專利權(quán)無效的決定，由中國專利局登記和公告。對專利復(fù)審委員會宣告發(fā)明專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的，可以在收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。
無效時(shí)是以創(chuàng)造性的理由維持專利權(quán)有效，進(jìn)入法院時(shí)，是否可以以新穎性的理由駁回復(fù)審委的決定？
這個(gè)答案是不可能的。因?yàn)檫@是請求原則，法院只會對當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的證據(jù)和理由進(jìn)行審查，如果在無效請求理由的時(shí)候，沒有提出新穎性的無效理由，那么法院在這種情形下不會進(jìn)行審理，除非是你在無效請求的時(shí)候，提出了新穎性的理由，同時(shí)也提出了創(chuàng)造性的理由，最終復(fù)審委以具備新穎性、創(chuàng)造性維持了駁回決定，這個(gè)時(shí)候法院才會進(jìn)行審理新穎性的問題。
而且關(guān)鍵是在向法院提起訴訟的時(shí)候，一定要提出理由，復(fù)審委合議組對于無效的新穎性的認(rèn)定是錯(cuò)誤的，請求撤銷他的認(rèn)定，必須要有請求才可以，法院不會自作主張引入新的理由和證據(jù)。
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