實用新型專利申請的初步審查中常見這4類實質(zhì)性缺陷
我國的實用新型專利吸引了大量申請人，但近幾年實用新型專利的授權(quán)率逐漸下降。在電學(xué)領(lǐng)域的實用新型的初步審查中，審查員在審查意見通知書中經(jīng)常指出以下幾類主要實質(zhì)性缺陷，下面筆者對其進行簡單分析。 實用新型專利有效期 實用新型專利無效的條件 發(fā)明專利審查周期 實用新型專利審查時間 實用新型專利有哪些產(chǎn)品 專利優(yōu)先審查 實用新型專利號申請么 實用新型專利授權(quán)要多久 實用新型專利答復(fù)通過率
1、保護客體的問題
我國《專利法》第二條第三款規(guī)定：“實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案”。即，實用新型專利只保護產(chǎn)品，所述產(chǎn)品應(yīng)當是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體。
審查員指出實用新型專利申請不符合保護客體的問題后，專利代理師（下文簡稱代理師）需仔細分析審查員基于什么基礎(chǔ)得出該專利申請不符合實用新型保護客體的問題。
例如，分析審查員認為該專利申請保護的主題不是產(chǎn)品、未反映出產(chǎn)品在形狀和/或結(jié)構(gòu)上的變化、不是技術(shù)方案、還是不是適于實用的新的技術(shù)方案。然后在此基礎(chǔ)上分析判斷審查員的這種認定是否合理。
若代理師認為審查員的認定不合理，則可以有針對性地做出爭辯；若代理師認為審查員的認定合理，則考慮需要對權(quán)利要求進行針對性修改和答復(fù)，否則，該實用新型極有可能會被駁回。
另外，被審查員指出不符合保護客體的問題的大多數(shù)是涉及計算機領(lǐng)域的實用新型專利申請中，代理師通常采用模塊或者模塊加上功能性限定的方式來撰寫權(quán)利要求，以規(guī)避計算機程序方面的限定。
但是由于功能性限定不是直接限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造特征，容易被審查員認為存在保護客體的問題。
因此，代理師在撰寫該類案件時，若評估該案技術(shù)方案的核心發(fā)明點僅在于軟件方法的改進，則需要告知申請人此申請會被審查員認定存在保護客體的問題，不建議申請實用新型。
2、單純組成式寫法
若審查員認為權(quán)利要求中只列出了所要求保護的產(chǎn)品的組成部件，而沒有限定各組成部件之間的關(guān)系，則會被審查員認為未清楚地限定該實用新型。
針對此情況，代理師應(yīng)當修改權(quán)利要求，進一步限定各組成部件之間的關(guān)系。例如，添加它們之間的必要連接關(guān)系，可以不局限于說明書中給出的具體實施方式。
另外，在修改權(quán)利要求的同時，應(yīng)當對說明書中的技術(shù)方案作相適應(yīng)的修改。
3、單純功能限定
若審查員認為權(quán)利要求中雖然寫明了各部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，但其與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅是其中某一或某些部件采用了現(xiàn)有技術(shù)中一種未使用過的新材料，或者對這些部件從材料性能方面加以限定，則會被審查員認為其未反映出與現(xiàn)有技術(shù)在結(jié)構(gòu)上的不同。
針對上述情況，代理師可以考慮采用以下兩種措施：
一、對該實用新型所要求保護的主題進行修改，將那些對部件從材料性質(zhì)上進行限定的特征刪去，與此同時對其從結(jié)構(gòu)上作進一步限定，以反映出其在結(jié)構(gòu)上與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別；
二、重新申請一件發(fā)明專利申請，要求該實用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)。
4、單一性問題
審查員指出此類問題可能是由于該實用新型中的多項獨立權(quán)利要求之間沒有相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。
針對上述情況，代理師若認為多項獨立權(quán)利要求之間的確不具有相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，則對本申請考慮刪除其中一項或多項權(quán)利要求以克服單一性的問題，同時考慮進行分案。
如果代理師認為多項獨立權(quán)利要求之間具有相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，則可以選擇意見陳述或電話討論的方式，與審查員交換意見，以爭取說服審查員改變觀點。
綜上，針對上述被審查員認為主要實質(zhì)性缺陷，在答復(fù)時若進行針對性修改和答復(fù)，克服上述問題的概率還是很大的。但最好是在專利申請前已經(jīng)克服上述問題，實用新型直接授權(quán)，那就更棒了。
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最后引用圣經(jīng)一句話：聽命勝于獻祭；順從勝于公羊的脂油，作為代理師，申請前若評估方案可以進行實用新型申請同時嚴格遵從專利法中的規(guī)定（對應(yīng)上述的聽命和順從）撰寫申請文件，則實用新型專利申請是可以順利通過初步審查，被直接授權(quán)的。
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