平行無效宣告程序中權(quán)利要求修改的影響
——（2020）最高法知行終93號
【裁判要旨】
同一專利權(quán)的多個無效宣告請求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個程序中修改了權(quán)利要求且該修改被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受的，以修改前的權(quán)利要求為審查基礎(chǔ)的在后被訴決定引發(fā)的專利確權(quán)行政案件，因?qū)彶榛A(chǔ)已不復(fù)存在而無繼續(xù)審理之必要。
此時，人民法院應(yīng)當撤銷有關(guān)在后被訴決定，但無需判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
【關(guān)鍵詞】
實用新型專利 無效宣告程序 修改權(quán)利要求 審查基礎(chǔ)
【基本案情】
上訴人蓋組織管理及投資股份有限公司(以下簡稱蓋組織公司)與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局、原審第三人深圳納斯威電子有限公司(以下簡稱納斯威公司)實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，涉及申請?zhí)枮?01390000237.9、名稱為“頭發(fā)矯直刷”的實用新型專利(以下簡稱本專利)。
專利權(quán)人為蓋組織公司。納斯威公司請求宣告本專利無效。
國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第30338號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，宣告本專利無效。
蓋組織公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，請求判令撤銷被訴決定并責令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
一審法院認為，被訴決定審理基礎(chǔ)為本專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求，而蓋組織公司在針對本專利的另一無效程序中修改了前述權(quán)利要求且該修改后的權(quán)利要求已被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受，因此被訴決定的審理已不具有實質(zhì)意義，判決駁回蓋組織公司的訴訟請求。
蓋組織公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張在涉及本專利的兩個無效決定均未生效的情況下，本專利的另一無效決定并未導(dǎo)致本案被訴決定的審查基礎(chǔ)發(fā)生變化，仍應(yīng)對本案被訴決定作實質(zhì)審理。
最高人民法院于2020年12月3日撤銷一審判決和被訴決定，駁回蓋組織公司的其他上訴請求。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，在涉及同一專利權(quán)的多個無效宣告請求審查程序中，專利權(quán)人在其中一個程序中對權(quán)利要求進行了修改，且該修改符合專利法規(guī)定的，應(yīng)當視為專利權(quán)人對原權(quán)利要求的放棄。
專利權(quán)人對其權(quán)利的處分，必然會對其他尚未完成的、涉及同一專利權(quán)無效宣告請求審查行政程序及后續(xù)的行政訴訟程序產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
在另案無效決定涉及的無效宣告請求程序中，蓋組織公司作為專利權(quán)人修改了權(quán)利要求書且已被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受，修改方式為刪除權(quán)利要求1、4、9.將權(quán)利要求1、4、9合并為新的權(quán)利要求1.并相應(yīng)修改其余權(quán)利要求的編號和引用關(guān)系。
上述修改構(gòu)成對其修改前的權(quán)利要求的放棄，必然會對同時正在進行中的無效宣告請求程序，即本案涉及的無效宣告請求審查程序產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
在此情況下，本案的無效請求審查程序不應(yīng)再基于本專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書即修改前的權(quán)利要求繼續(xù)審查并作出決定。
另案無效決定于2016年10月18日作出，宣告本專利權(quán)全部無效，而國家知識產(chǎn)權(quán)局又基于授權(quán)公告時即修改前的權(quán)利要求于同月19日作出本案被訴決定宣告本專利全部無效。
本案被訴決定作出時，其審查基礎(chǔ)實質(zhì)上已不復(fù)存在而無繼續(xù)審查之必要，故應(yīng)對已作出的被訴決定予以撤銷，且國家知識產(chǎn)權(quán)局也無需重新作出決定。
一審判決關(guān)于被訴決定的審理基礎(chǔ)已經(jīng)發(fā)生變化，針對被訴決定的審理已不具有實質(zhì)意義的認定正確，但未對本案被訴決定作出處理，予以糾正。
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