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推翻化合物不具備新穎性
推定的舉證責任
——（2020）最高法知行終97號
【裁判要旨】
如果現(xiàn)有技術(shù)文獻已經(jīng)公開專利申請或者專利要求保護的化合物，則可以推定該專利申請或者專利不具有新穎性，但專利申請人或者專利權(quán)人能夠提供證據(jù)證明在申請日之前無法制備該化合物的除外。
此時，專利申請人或者專利權(quán)人不僅應(yīng)當證明利用該現(xiàn)有技術(shù)文獻所載實驗方法無法制得該化合物，還應(yīng)當證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實驗方法并充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員常規(guī)技能，亦無法制得該化合物。
【關(guān)鍵詞】
發(fā)明專利申請 駁回復審程序 化合物 新穎性 舉證責任分配
【基本案情】
上訴人雅寶公司與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案中，涉及申請?zhí)枮?01080022027.0、名稱為“DOPO衍生物阻燃劑”的發(fā)明專利申請(以下簡稱本申請)。
國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第110127號復審請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，認為本申請權(quán)利要求1、4-6不具備新穎性，權(quán)利要求2、3、7、9、11-17不具備創(chuàng)造性，維持了有關(guān)駁回決定。
雅寶公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，主張對比文件1提到了通式(1)中R是1.2-亞乙基的化合物，并且記載了該化合物的制造方法，但根據(jù)證據(jù)1.在三乙胺的存在下按照對比文件1記載的制造方法無法制造出該化合物。
一審法院認為，“在申請日之前無法獲得該化合物”作為消極事實，具有較高的證明難度。
鑒于此，在確定雅寶公司對此承擔舉證責任的基礎(chǔ)上，不應(yīng)對雅寶公司課以過高的證明標準。
因?qū)Ρ任募?提到了權(quán)利要求1中的化合物，故可以對比文件1為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，基于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力進行判斷。
需要指出的是，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力。
換言之，雅寶公司固然無需窮盡所有的現(xiàn)有技術(shù)方法，但其證明責任也絕非僅限于機械套用對比文件1提及的原料和方法。
與之相反，雅寶公司的證明范圍不應(yīng)排除本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于對比文件1公開的內(nèi)容，在其合理認知范圍之內(nèi)的可能會選用的現(xiàn)有技術(shù)和原料。
雅寶公司未充分舉證未能證明申請日之前無法獲得權(quán)利要求1的化合物，權(quán)利要求1不具備新穎性。
一審法院判決駁回雅寶公司的訴訟請求。
雅寶公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年12月10日判決駁回上訴、維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。
專利申請人主張申請日之前無法獲得專利申請要求保護的化合物的，不僅應(yīng)當證明利用對比文件所載實驗方法無法制得該化合物，還應(yīng)當證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實驗方法，在根據(jù)原料等的不同對常規(guī)實驗方法作出適應(yīng)性調(diào)整，排除非考察因素可能的影響，充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的常規(guī)技能的情況下，亦無法制得該化合物。
如果專利申請人能夠證明上述情形下均無法制得該化合物，則可以認定其證成了“申請日之前無法獲得該化合物”，繼而可以推翻前述關(guān)于對比文件破壞專利申請新穎性的推定。
具體到本案，當事人雙方在本案二審中均認可，無法確定證據(jù)1采用對比文件1實施例的制備方法是所屬技術(shù)領(lǐng)域常規(guī)的有代表性的制備方法。
而證據(jù)1采用對比文件1實施例的制備方法來嘗試合成本申請權(quán)利要求1的化合物。
實施例的制備方法采用的是具體的原料配比和實驗條件，該原料配比和實驗條件均為具體的反應(yīng)物和點值。
對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，有機化合物的合成直接由反應(yīng)的原料配比和實驗條件來決定，故而證據(jù)1所記載的制備方式僅涵蓋了潛在能夠合成本申請權(quán)利要求1限定的化合物制備方法范圍中非常小的一個點值。
在此情況下，該證據(jù)的證明力并不足以覆蓋對比文件1所涉及的制備方法，尚不足以得出根據(jù)對比文件1的制備方法無法合成本申請權(quán)利要求1限定的化合物的結(jié)論。
此外，證據(jù)1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。
三乙胺作為眾多有機堿中的一種，堿性不強，該證據(jù)僅能證明在使用三乙胺作為堿這樣特定的反應(yīng)條件時無法合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。
雖然證據(jù)1將三乙胺作為堿來合成有機磷化合物的選擇系來自對比文件1的實施例，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員并不會因此得出對比文件1的有機磷化合物都能在三乙胺作為堿的條件下合成得到的結(jié)論，也不能得出本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在合成對比文件1的有機磷化合物時，會產(chǎn)生僅考慮三乙胺作為堿的技術(shù)偏見。
相反，對比文件1并沒有對堿作出明確的限定，本申請與對比文件1反應(yīng)類型相同，均為縮合反應(yīng)，反應(yīng)均在有機溶劑和堿的存在進行，均是符合本領(lǐng)技術(shù)人員的一般認知的常規(guī)反應(yīng)，由于在反應(yīng)過程中脫去鹵化氫，因而所述的堿調(diào)整和溶劑調(diào)整可根據(jù)原料不同來選擇。
并且由對比文件1說明書中的其他記載以及本領(lǐng)域的技術(shù)常識可知，堿為合成對比文件1中有機磷化合物的反應(yīng)條件中重要影響因素。
在堿對合成反應(yīng)有重要影響且對比文件1并未對其明確限定的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在知曉證據(jù)1的反應(yīng)條件無法合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物時，并不會僅以此即推定得出該有機磷化合物無法合成的結(jié)論，也不會放棄嘗試采用其他的反應(yīng)條件(例如嘗試反應(yīng)重要影響因素中不同類型的堿)進行合成。
同時，證據(jù)2的實驗結(jié)果表格表明，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉如堿、溶劑等反應(yīng)條件均系能夠影響有機磷化合物合成的重要因素，也會嘗試改變上述條件來合成化合物。
這間接證明了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員完全有可能嘗試通過改變堿的類型來合成權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。
而證據(jù)3亦不能推導得出權(quán)利要求1中的化合物不能合成的結(jié)論。
而且，舉證責任能否在雙方當事人之間轉(zhuǎn)移，取決于人民法院對負有證明責任的一方當事人所提供證據(jù)的證明力的綜合評價結(jié)果。
如果對負有證明責任一方當事人所提供證據(jù)進行審查判斷后，認為其證明力具有明顯優(yōu)勢并初步達到了相應(yīng)的證明標準，此時可以不再要求該方當事人繼續(xù)提供證據(jù)，而轉(zhuǎn)由另一方當事人提供相反證據(jù)。
同時，基于對證明待證事實的證據(jù)的審查判斷之結(jié)果，并結(jié)合其他相關(guān)事實，認為待證事實的存在具有高度可能性的，才應(yīng)當依法對該事實予以認定。
但是，本案中對比文件1提及了本申請的化合物，雅寶公司僅證明對比文件1所載實驗方法不能制備本申請化合物，但未就本領(lǐng)域常規(guī)實驗方法的制備可能性舉證，雅寶公司的證據(jù)尚不足推翻對比文件1已經(jīng)破壞了本申請新穎性的推定。
而且，雅寶公司因其提交的實驗方法并非所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)的具有代表性的制備方法，同時該實驗之時并未根據(jù)原料不同做了適當變化、排除了非考察因素可能的影響。
因此，基于雅寶公司提供的證據(jù)尚不能對在申請日之前獲得本申請的化合物產(chǎn)生具有說服力的合理懷疑，本案就此的舉證責任尚未轉(zhuǎn)移至國家知識產(chǎn)權(quán)局，國家知識產(chǎn)權(quán)局在此情況下尚無需就該問題進行舉證。
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