原標題：向 ETSI “延遲”披露知識產權并不會導致在美國或英國無法行使專利權
美國和英國最近的兩項法院判決分別考慮了(i)根據歐洲電信標準協會 (ETSI) 知識產權 (IPR) 政策第 4.1 條的披露義務，以及 (ii) 該條義務對受政策約束的專利的可行使性（enforceability）的影響。這些決定證實，Optis 及其在先權利人均未違反其根據第 4.1 條向 ETSI 披露知識產權的義務，其披露時間也不構成嚴重的不當行為，而這種嚴重的不當行為會導致基于美國法律的默示棄權或英國判例法下的禁反言，從而阻止或限制專利的可行使性。
美國和英國最近的兩項法院判決分別考慮了(i)根據歐洲電信標準協會 (ETSI) 知識產權 (IPR) 政策第 4.1 條的披露義務，以及 (ii) 該條義務對受政策約束的專利的可行使性(enforceability)的影響。
回顧ETSI 知識產權政策第 4.1 條規定：
“根據以下第 4.2 條，每個成員應盡其合理努力，特別是在其參與的標準或技術規范的制定過程中，及時通知 ETSI 必要知識產權。特別是，提交技術提案的成員對于標準或技術規范，應在善意的基礎上提請 ETSI 關注該成員的知識產權，如果該提案被采納，這些知識產權可能是必要的”。
這兩項決定都是在 Optis 和 Apple 之間正在進行的專利和公平、合理和無歧視性 (FRAND) 相關訴訟中作出的。簡而言之，這些決定證實，Optis 及其在先權利人均未違反其根據第 4.1 條向 ETSI 披露知識產權的義務，其披露時間也不構成嚴重的不當行為，而這種嚴重的不當行為會導致基于美國法律的默示棄權或英國判例法下的禁反言，從而阻止或限制專利的可行使性。
在詳細查看這些最近的判決之前，出于上下文的目的，有必要先研究加利福尼亞北區法院的早期判決，這些判決得出了不同的結論。
Core Wireless/Conversant Wireless 訴 Apple
在美國聯邦巡回上訴法院 2017 年關于 Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc. 的判決中，聯邦巡回法院撤銷了地區法院關于不存在不可行使性的判決，并重審了“諾基亞或 Core Wireless 是否因諾基亞未能披露而不公平地受益，或者諾基亞的行為是否嚴重到足以證明默示棄權的認定是正當的，而不考慮諾基亞或 Core Wireless 可能因該不當行為而獲得的任何利益。”在候審期間，地方法院認為，諾基亞的行為沒有上升到足以在沒有實現不公平利益的情況下就認定構成默示棄權的嚴重不當行為的程度。然而，關于實現的利益，地區法院裁定諾基亞和 Conversant 獲得了不公平的競爭優勢，因為“諾基亞未能披露其IPR [知識產權] 剝奪了 ETSI 成員就GPRS標準的技術解決方案做出充分知情情形下決定的機會。因此，基于默示棄權，該專利被認定為不可行使。這一結論是地方法院根據蘋果專家邁克爾沃克博士的無爭議證據得出的，他作證稱“ETSI 成員被激勵選擇無需許可費用的技術解決方案”。
Conversant 再次提出上訴，并在其更正的上訴摘要中辯稱，ETSI 知識產權政策的唯一目標是確保 FRAND 條款和條件下的許可不會“不可及”，鑒于諾基亞先前的一攬子 FRAND 承諾，情況并非如此。此外，Conversant 指出 ETSI 對其自身知識產權政策的審查得出的結論是，“技術機構的主要任務是尋找最佳技術解決方案，存在標準必要知識產權并不構成障礙”。就沃克先生的證詞，即如果“......兩種解決方案在技術上都是最好的，那么你更有可能選擇最終對你的公司沒有構成成本負擔的一種......”，Conversant 回應指出，對當時可及的諾基亞技術的任何免許可費的替代品，Apple沒有提出任何證據。關于諾基亞僅僅因為IPR的披露可能對標準化過程很重要而獲得不公平利益的觀點，Conversant 指出，對聯邦巡回法院裁決的這種解釋不僅會使候審沒有實際意義，而且據估計，會使向 ETSI 披露的所有IPR中的 88% 無法行使權利。諾基亞和愛立信/松下/黑莓/飛利浦分別提交的 Amicus 簡報中也提出了類似的論點，兩份簡報都進一步指出，蘋果自己的絕大多數專利 (88-90%) 也是在相關標準被采用后才披露的。
Optis 訴 Apple（美國）
最近，Optis Wireless Technology, LLC 等訴 Apple Inc.(德克薩斯州東區法院)也考慮了此類問題。然而，在這種情況下，未發現爭議專利的前權利人因未在“第 3 階段凍結日期(Stage 3 Freeze Date)”之前披露其知識產權而違反了向 ETSI 披露的任何義務——參見關于法官審判以及支持事實的調查結果和法律結論的意見和命令(“意見和命令”)。Rodney Gilstrap 法官得出了這一結論，除其他外，他發現“ETSI 知識產權政策在其披露要求的時間安排方面并不清晰和明確……”并且依賴于 Optis 的法國法律專家的證據，“即行業慣例和交易過程是解釋法語合同的相關參考”(法國法律管轄 ETSI 知識產權政策)。針對該行業和交易過程中的這種習慣，“意見和命令”中表明：
[CL24] ETSI 參與者不理解該組織的知識產權政策要求在凍結日期之前進行披露。絕大多數 ETSI 參與者在第 3 階段和 TTCN 凍結日期之后都會披露他們的知識產權。(Dkt. No. 521 at 122:10–123:7. 124:1–125:9)例如，94% 的第 8 版 ETSI 聲明是在 2009 年 3 月 12 日 TTCN 凍結日期之后發布的;第 8 版的所有 ETSI 聲明中有 96.8%是在“第 3 階段凍結日期”之后發布的(Dkt. 521 at 124:1-20.) ETSI 了解這種披露做法，沒有證據表明其已采取任何行動鼓勵或強制提前披露。(Id. at 123:17-25. 126:13-20.)
[CL25] 法院沒有發現任何明確和令人信服的證據表明 Optis 違反了向 ETSI 披露其基本知識產權的義務;相反，證據表明 Optis 及其相關專利的在先利益相關方以符合 SSO 程序的方式及時向 ETSI 披露了其 IPR。
而且，與 Conversant 案中的地區法院一樣，Rodney Gilstrap 法官也發現專利權人“并未構成如此嚴重的不當行為導致專利權的不可行使。”
Optis 訴 Apple（英國）
在英國，蘋果公司也提出了類似的論點，但依據的是禁止反言原理。蘋果有兩個論點。首先是“ETSI 和/或 RAN WG2 的成員得到了保證，即愛立信 [Optis 的在先專利權人] 對于愛立信的 TDoc 沒有知識產權，因此他們失去了尋求替代的、非專利的解決方案的機會”。其次，蘋果公司辯稱，“即使保證不可能對尋求或找到非專利解決方案產生任何影響，ETSI 的規則和程序也沒有得到遵守，并且這足以構成禁反言或限制 Optis 行使其專利權。
與美國的決定不同，英國的決定對事實背景進行了大量詳細說明，包括 ETSI(和 3GPP)的歷史和安排及其知識產權政策、工作組的運作方式以及 ETSI 申報流程的運作。在解釋第 4.1 條時，英國法院還非常仔細地研究了法國法律，該法律要求考慮 ETSI 與第 4.1 條相關的一般政策目標和大量的其他材料，包括在本案中重要的是，聲明人的行為和全面的證據表明絕大多數聲明，包括 Apple 自己的聲明，都是在第 3 階段凍結日期之后作出的。
提交給法院的證據表明，工作組參與者沒有考慮技術提案是否或可能是知識產權的主題。此外，如果 RAN WG2 參與者考慮過愛立信是否有可能對 TDoc 擁有知識產權，無論愛立信是否提交了早期聲明，他們都會得出結論認為這是有可能的。這是因為：(i) RAN WG2 小組是“非常注重專利”的，(ii) 愛立信是著名的創新者，(iii) 相關的 TDoc 是對 LTE 中出現的新問題的解決方案。
法院認為“對第 4.1 條的如下評估更加自然，即它規定了根據特定的情況以及當時 ETSI 程序的背景進行評估的靈活義務。” ETSI 承認，只要 FRAND 制度有效，“延遲”聲明就不是問題，這與蘋果聲稱的那種強硬要求以及為許可談判目的而作出聲明的目標相抵觸，這顯然是重要的并且也不需要硬性規定”。
英國法院駁回了蘋果公司“關于第 4.1 條含義的爭辯，因此它認為愛立信違反了規定，這取決于 [第 4.1 條] 的每句話都有一個明確的時限”。因此，蘋果的兩個論點都失敗了，法院認定不存在禁反言問題。引人注目的是，英國法院還認為，即使發現禁反言問題，Apple 尋求的救濟，即 Optis 無法行使其專利權或者尋求禁令，“顯然不對等”，并且會被駁回。
最后的評論
退一步說，標準參與者認為那些提出標準化解決方案的人可能沒有與之相關的知識產權，并且可能存在技術上可替代的免許可費技術作為替代方案，這種想法是幼稚的，并且忽略了專利在實現開發技術方面的投資回報中所起的作用，以及 ETSI 和工作組如何運作的現實。
正如 ETSI 知識產權指南中所述，“在遵守 [ETSI IPR] 政策的情況下，技術機構不應參與有關知識產權事務的法律討論”。因此，英國法院根據現有證據認定，即使在工作組會議之前披露了知識產權，參與者也不能以知識產權的存在為理由拒絕技術提案，或與其他參與者討論該技術提案。他們所能做的就是爭論技術優點，因為這是接受或拒絕技術提案的唯一基礎。因此，根據諾基亞在第二次 Conversant 上訴中提交的 Amicus 簡報，“背景假設始終是技術貢獻可能包含在未決專利或專利申請中”。此外，諾基亞補充說明，由于行業普遍采用標準采納后披露的做法，即使有人愿意，也無法確定其他技術貢獻的知識產權狀態。根據 Conversant 最新的上訴簡報，沃克博士在這方面的證詞是一致的，Conversant 特別指出“沃克博士不記得有任何成員在討論此類提議的會議上披露知識產權的例子。”同樣，在英國法院提交的壓倒性證據表明，“事實上，在實踐中沒有[工作組] 參與者會核查在即將召開的會議上討論的 TDoc 提案是否被或可能被包括在知識產權中”。這并不是一個會被考慮的問題。
ETSI 的任務是選擇最佳的技術解決方案，其對 IPR 的主要考慮是確保 FRAND 許可可及。只要 IPR 持有人作出該等聲明，并同意準備在必要的范圍內按照 FRAND 條款進行許可，就應該滿足了 ETSI 的要求。
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