德克薩斯州東區法院最近作出的一項決定準予了原告專利權人簡易判決，駁回了被告提出的反訴。被告聲稱原告在起訴侵權之前未與被告溝通，從而違反了對電氣電子工程師學會(IEEE)的許可相關義務(見《報告和建議》，Atlas Global Technologies LLC, v. TP-link Technologies Co、Ltd.、TP-link Corporation Limited、TP-link International Ltd.案件編號：2:21-CV-00430-JRG-RSP<德克薩斯州東區法院，2023年7月28日>)。雖然結果是合理的，但法院提供的解釋卻引發了若干問題。
案件背景
2021年底，Atlas Global Technologies LLC(“Atlas Global”)起訴TP-link Technologies Co., Ltd., TP link Corporation Ltd, 和 TP-link International Ltd (“TP-link”),指控其侵犯針對八項專利。這些專利涉及IEEE 802.11ax標準/Wi-Fi6.并已由原始權利人Newracom轉讓給了Atlas Global。在出售該專利組合之前，Newracom已經向IEEE提交了《必要專利權利要求保證函》(“LOA”)。
在答辯中，TP-link反訴Atlas Global違約，稱“Atlas Global未能在起訴之前按照FRAND條款和條件提供標準必要專利的許可，從而違反了其合同承諾(如在IEEE提交的LOA和IEEE章程中所述)”。TP-link進一步聲稱，“由于Atlas在提供FRAND報價之前就提起了訴訟，因此隨后的任何談判都沒有遵守Atlas的FRAND義務，因為訴訟的壓力使得條款和談判環境發生扭曲。”
在回應TP-link的反訴時，Atlas Global提出了簡易判決動議，辯稱“......LOA 中并沒有要求Atlas Global在提起本案訴訟之前向TP-link提供任何具體通知......”，并強調“......TP-link 未能引用LOA或 IEEE章程中的任何語句表明要求 Atlas 在提起訴訟之前提供許可......”。Atlas Global還爭辯稱，由于“TP-link未能提供任何證據來證明其為善意被許可人(a willing licensee)......”，因此TP-link已經“放棄了獲得FRAND許可的權利”，因此，“Atlas沒有義務向其提供FRAND許可......”。關于這一點，Atlas Global 援引了In Re: Qualcomm Litigation案(案件編號:3:17-cv-108-GPC-MDD
在起訴侵權之前沒有義務提出報價
法院在分析TP-link的反訴為何在法律上失敗時，首先引用了合同語言，指出“IEEE附則和保證函并未包括這樣的義務”(即，在提起侵權訴訟前提供FRAND許可)。但是，隨后令人不解地是，Roy S. Payne 法官認定，“......Atlas Global 沒有違反其合同要求”，因為“Atlas Global的義務是在FRAND條件下授予--而不是提出--許可”。但這難道不就意味著Atlas Global可能因為沒有向TP-link授予許可而違約嗎?如果是這樣的話，對Atlas Global來說似乎是剛跳出了油鍋卻又跳進了火坑。在支持方面，可以參考愛立信公司訴D-link Sys, Inc.案《備忘意見書和命令》(案件編號：6:10-cv-473.德克薩斯州東區法院，2013年8月6日)[1]中的以下語句：“專利權人尋求專利使用費高于潛在被許可人認為合理的水平，并不違反其RAND義務......相反，雙方的初始報價應被視為談判的起點。”但是，“專利權人的初始報價不需要是RAND”這一事實又如何支撐“沒有義務提出(F)RAND報價或者有義務授予(F)RAND許可”這樣的結論?我方拙見，更好的解決辦法是認定必要LOA(《專利權利要求保證函》)中的措辭是指許可(即，授予對將來的行為的允許)，而不是指對過去侵權行為的解除 (我們曾在此處[2]和此處[3]討論過)。
《報告與建議》進一步分析了TP-link在其回應性簡述中引用的三個案例，并得出結論認為，此類判例法“并沒有創建被告所稱的法律規定"。關于Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998. 1008(N.D. Cal. 2013)[4]和MicrosoftCorp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872. 884 (9th Cir. 2012))，[5]Roy S. Payne法官合理地認定——這些案件不適用，因為這些案件“認為標準必要專利持有人行使其排除權是不恰當的，尤其是在進行金錢救濟談判之前”，而本案的情況并非如此。然而，關于TCL Commc'ns Tech. Holdings Ltd v. Telefonaktenbologet LM Ericsson案(No. SA-CV-1400341-JVS-ANX, 2014 WL 12588293. at *4 (C.D. Cal. Sept. 30. 2014))，有些令人困惑的是，法院試圖區分加州中區法院基于以下聲明而拒絕駁回TCL提出的違約訴訟請求的動議：“與被告的主張相反，法院同意愛立信有合同義務以FRAND條件向 TCL許可其專利，因為愛立信向標準組織表示其專利是標準必要專利。同上，第4頁。” 但是，鑒于Roy S. Payne法官的裁決，即，與愛立信“許可其專利”的義務類似，Atlas Global也有義務“以FRAND條件授予......許可”(見上文)，那么這一論述如何證明TCL的主張有別于TP-link的反訴?再次強調，在我們看來，指出IEEE和ETSI的義務都涉及的是對未來行為的許可，而不是對過去侵權行為的免除，會更加合理。
關于TP-link提出的“訴訟壓力扭曲了條款和談判環境”這一論點(法院并未討論這一論點)，我們對此表示不同意。在我們看來，TP-link 的拒絕和隨后對 (F)RAND 待遇的堅持才是扭曲條款和談判的原因。正如我們以前寫過的那樣[6]，在迫使專利權人起訴侵權后，允許實施者行使FRAND許可的權利，這一做法本身就忽略了這樣做的相關成本，并將所有不確定性的風險都推給專利權人(而不是要求實施者在“可能并不需要許可而冒險侵權”與“可能增加與之相關的損害賠償”之間做出選擇，這也是大多數許可計劃的運作方式(例如，捕魚執照)。而且，如果不及時進行真誠的談判對實施者也不會有任何壞處的話，那么實施者可以通過將侵權技術商業化而聚斂錢財，并用這筆錢為侵權訴訟進行辯護以及發起有效性挑戰，從而在沒有獲得許可的情況下獲利。
關于“放棄”的論點
并不令人意外的是，Atlas Global提出的TP-link“放棄了其獲得 FRAND許可的權利”這一論點沒有在《報告和建議》中被提及。我們懷疑，這是因為認定債務人沒有違約并不導致債務的解除，也不導致債權人喪失履行義務的權利。如果Atlas Global希望解除任何以RAND條款和條件進行許可的義務，也許其應該尋求一項聲明，表示Atlas Global已經履行了其義務，或者由于TP-link一方缺乏合作而導致其無法履行義務。
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