專利制度旨在通過披露先進技術以換取法律保護。然而，當專利申請涉及國家安全或重大公共利益的發明時，其披露可能對國家利益造成不可挽回的損害。因此，為了保護國家安全和重大公共利益，大多數國家都建立了保密審查制度，要求發明人對于在本國完成的發明創造事先獲得向外申請專利的批準。
跨國公司通常在總部和海外設有研發機構。當這些研發機構合作開發項目時，考慮申請專利保護的地點往往是一個重要的決策因素，而各國關于保密審查的規定和實踐在這一決策過程中起著關鍵作用。
本文探討了在中國專利法律框架內，如何確認是否為在中國完成的發明創造，以及獲得向外申請許可的必要性和方式，為企業進行專利合規管理和決策專利申請策略提供參考。
01、什么是保密審查/向外申請許可
中國專利法律框架下，沒有和美國法律體系對應的“向外申請許可”的術語，與之相對應的是保密審查制度。即，在中國完成的發明或者實用新型，向外國申請專利之前，需要事先經過國家知識產權局保密審查并獲得批準。這個制度在2008年《專利法》第三次修訂時引入。保密審查的要求適用于發明專利和實用新型專利，不包括外觀設計專利。
中國國家知識產權局將基于申請人要求而發出保密審查通知書，即《向外國申請專利保密審查意見通知書》，明確是否批準在中國以外的區域申請專利。
保密審查是強制的程序性要求。無論行為人是否疏忽或故意，或者即使發明內容無需保密，未經國家知識產權局的保密審查，擅自向國外申請專利，將導致相應的中國專利無效。一旦違反保密審查規定，沒有任何補救措施。
02、因未保密審查而被無效的中國專利
國家知識產權局在2022年十大典型專利無效案例中，披露一項名為“可擴展傳動組件裝置和升降柱”的實用新型專利，由于專利權人未履行保密審查的義務向外申請專利，該中國專利被宣告全部無效(No. 55586)。
該實用新型專利描述了一種防墜電梯，通過承載柱、螺桿、負載組件和驅動組件的設置以提高電梯的安全性和穩定性。該發明創造的實質內容在中國完成，但是專利權人完全忽略了保密審查的要求，直接在美國遞交臨時申請，并且以美國在先申請為優先權，將該專利申請延伸到中國，未經實質審查很快獲得中國專利的授權。
在專利權人進行專利維權的過程中，被訴侵權人提起專利無效，并且發現專利權人疏忽了專利合規管理，違法了程序的強制性規定。專利權人的疏忽導致了該中國專利被宣告全部無效，喪失了維權的法律基礎。
這個案例詳細解釋了專利法中保密審查條款的適用標準，突顯了履行程序合規的重要性，提醒技術創新者在申請專利時必須符合法律的強制性規定，以避免專利權被宣告無效的風險。如果專利權人未經批準向外國申請專利，泄露國家秘密的，可能承擔進一步責任，包括刑事責任。
03、判斷發明是否在中國完成
如果發明的實質內容在中國境內完成，則該發明被視為在中國完成。對于跨國團隊合作完成的發明創造，如何確定發明的實質內容是否在中國完成，我們建議從以下幾個維度考慮：
3.1確定發明的實質內容
如何確定發明的實質內容，國家知識產權局在上述判例中給出的觀點是：
“對于何為技術方案的實質性內容，要從發明創造的內容和申請文件的技術方案角度進行判斷，一方面，所述實質性內容應當體現在訴爭權利要求中，尤其是獨立權利要求中，另一方面，所述實質性內容原則上應當屬于現有技術中未曾披露過的內容”。
因此，發明實質內容的界定，不限于權利要求書，還包括說明書記載的內容。在保密審查過程中，國家知識產權局審查的是在中國完成的技術方案本身，并非申請人所要求保護的范圍。
另外，確定發明的實質內容，還需要考慮申請日前的現有技術水平，確定該發明相對于現有技術的改進情況。也就是說，發明實質內容應當是新穎的，并且未在現有技術中披露。
3.2確定發明人貢獻度
根據中國專利法規，發明人是指對發明的實質特征作出創造性貢獻的任何人。關于來自不同國家多個發明人合作完成的發明創造，確定多個發明人貢獻度對于判斷發明實質內容的完成地至關重要。
發明人貢獻度可以考量各個發明人是否對產生技術功能和效果的關鍵特征或起到輔助特征作出了貢獻。另外，對于第三方已公開中國專利，發明人順序也可以作為參考來判斷發明人貢獻度。盡管中國沒有明確規定專利發明人順序與其貢獻水平的對應關系，但在實踐中，第一發明人與后位發明人在職稱評審、薪資待遇等方面都會有較大的區別，所以一般是根據發明人的貢獻主次、作用大小來區分發明人順序。
3.3確定跨國研發能力
與美國類似，中國根據發明完成的地點來確定是否需要進行保密審查，而不是根據發明人的國籍或居住地。
在跨國合作發明中，發明人所在地的實際研發能力是一個重要考量因素。具體來說，研發能力涉及當地的技術水平，用于該發明的設備和設施，和研發資金等方面。在上述無效案中，沒有證據表明專利權人在中國境外擁有研發功能，也是專利被無效的一個原因。
此外，跨國公司在各國分公司之間互相派遣員工并與本地研發合作完成發明的情況可能發生。因此，詳細記錄創新研發的地點和過程，對于確定研發地點以及發明人至關重要。這些記錄可以是實驗室筆記、項目報告、通信記錄等形式。
04、如何申請保密審查
在向外申請前進行保密審查有幾種方式，可以根據公司不同的專利申請策略來選擇：
4.1在中國境外首次申請
如果申請人需要在中國境外遞交首次專利申請，申請人需要事先向國家知識產權局單獨請求保密審查。在請求保密審查時，需要提交一份中文文件，包括有關發明技術內容的詳細信息。
4.2在中國首次申請
如果在中國首次提交專利申請，可以在遞交中國專利申請時，或在巴黎公約期限內并且向境外提交專利申請前，向國家知識產權局請求保密審查。這種方式相對簡化，無需單獨準備和遞交描述發明技術方案的文件。不同于美國，在中國首次遞交申請，并不默認為同時提出了保密審查請求。
4.3向國家知識產權局提交PCT申請
向國家知識產權局提交PCT申請，將被默認視為同時向國家知識產權局提出保密審查請求。因為PCT申請可以用英文或中文提交，因此對于不打算在中國申請專利的跨國公司來說，這種方法可能更為經濟和方便。
05、保密申請的審限
保密審查的審查周期，也是專利申請策略需要考慮的因素。在實踐中，提出專利申請同時提出保密審查請求的，大約1周收到審查結果;以其他方式提出保密審查請求的，大約一個月能收到審查結果。在復雜的情形中，國家知識產權局會在兩個月內發出向外暫緩申請的通知，然后在四到六個月內作出保密審查的決定。
結論
跨國公司的專利合規管理因涉及不同司法管轄區的差異化規定而更加復雜。專利申請策略不僅涉及研發投資、商業規劃和創新保護，還需要審慎地進行合規審查和安排，以避免專利無效的風險。
對于在中國完成的發明創造，經過保密審查并獲得向外申請許可是強制性的。在專利申請過程中，記錄和保留發明創造的詳細過程，保存發明人簽署的聲明，有助于明確每個發明人的貢獻，并合法確立公司的所有權，以應對未來可能發生的發明人確定和權屬爭議。通過理解和遵守這些專利法規的合規要求，公司可以更好地保護其創新成果，管理專利資產。
(原標題：專利合規管理：海外布局不可忽視的“保密審查”)
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