上海市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的《中小企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范指南》第三章
知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的防范和應(yīng)對實(shí)際上是一個(gè)非常廣泛的概念，不但內(nèi)容涉及面廣，而且對于單個(gè)企業(yè)來說，也需針對其特定狀況為其設(shè)計(jì)出一套完整的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，所以，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的防范和應(yīng)對是個(gè)很復(fù)雜的工程。甚至單就研發(fā)階段而言，也可以分門別類地整理出諸多需要防范和控制的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。筆者在此僅呼應(yīng)上文實(shí)例中所揭示的三類知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上提出可資借鑒的應(yīng)對措施和防范建議。
(一)通過仔細(xì)的知識產(chǎn)權(quán)檢索分析排除研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
研發(fā)方向的選擇和確定至關(guān)重要，企業(yè)在決心圍繞某一技術(shù)領(lǐng)域開展技術(shù)研發(fā)活動前，應(yīng)當(dāng)通過地毯式的專利檢索以識別出競爭對手圍繞此領(lǐng)域已經(jīng)申請或正在申請的專利，一方面可以借此關(guān)注競爭對手的研發(fā)現(xiàn)狀和趨勢，另一方面可以有效避開競爭對手已布局的專利的技術(shù)雷區(qū)，從而另辟蹊徑，圍繞新的領(lǐng)域進(jìn)行探索和研發(fā)，避免無效性地重復(fù)研發(fā)。當(dāng)然在此過程中，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)競爭對手已布局的專利嚴(yán)重阻礙其研發(fā)活動，不可避免地要使用到競爭對手的專利技術(shù)，那么企業(yè)應(yīng)當(dāng)在專業(yè)人員的幫助下，仔細(xì)分析該專利技術(shù)。如果該專利技術(shù)不符合《專利法》所規(guī)定的專利授權(quán)條件，就積極向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委請求宣告專利無效;當(dāng)然，如果該專利足夠穩(wěn)定，那么企業(yè)就不得不向競爭對手通過談判的方式得到實(shí)施該專利的許可。
在確定研發(fā)方向并實(shí)質(zhì)性開展研發(fā)活動后，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)關(guān)注自己研發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并根據(jù)研發(fā)成果的特點(diǎn)選擇適宜的知識產(chǎn)權(quán)種類予以保護(hù)。如果技術(shù)具有較強(qiáng)的價(jià)值和較大的開發(fā)難度，難以為行業(yè)內(nèi)競爭對手所攻克，建議采用商業(yè)秘密的方式予以保護(hù)，相反，如果技術(shù)壁壘并不高，行業(yè)內(nèi)其他競爭對手在一定時(shí)間內(nèi)亦可以研發(fā)出該類成果，則考慮用專利技術(shù)來保護(hù)。通過先行向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利的方式占領(lǐng)該技術(shù)領(lǐng)域，即便競爭對手開發(fā)出該類成果，也不能使用該專有技術(shù)。此外，企業(yè)在申請專利的過程中，要注意全面準(zhǔn)備申請材料、及時(shí)繳費(fèi)，以妥善地完成專利申請工作。當(dāng)然，如果企業(yè)的目標(biāo)市場包括其他國家或地區(qū)，則應(yīng)當(dāng)將適合申請專利的研發(fā)成果盡快在目標(biāo)市場所在國家申請專利，以防止產(chǎn)品在進(jìn)入目標(biāo)國家市場時(shí)，遭遇到該國家專利權(quán)人控告侵權(quán)的威脅。
為直觀地把控研發(fā)階段的專利風(fēng)險(xiǎn)，下表總結(jié)了常見的風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對措施：
研發(fā)階段除防范專利和商業(yè)秘密的風(fēng)險(xiǎn)外，還涉及著作權(quán)和商標(biāo)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)排除。同一研發(fā)成果有時(shí)需要使用不同的知識產(chǎn)權(quán)類型來交叉保護(hù)，如計(jì)算機(jī)軟件的保護(hù)就可能同時(shí)涉及方法專利和著作權(quán)，在申請專利后，還應(yīng)盡早就軟件本身提交著作權(quán)登記，以證明開發(fā)完成的時(shí)間和推定企業(yè)就源代碼享有著作權(quán)。此外，對于商標(biāo)，為防止其后在推廣研發(fā)產(chǎn)品時(shí)使用與他人相同或近似的商標(biāo)，首先圍繞商標(biāo)也應(yīng)該從事一輪檢索，以識別出沖突的在先注冊商標(biāo)。如果企業(yè)在研發(fā)起初就已確定研發(fā)產(chǎn)品擬使用的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)盡快就該商標(biāo)提請注冊，以防他人搶注或在先注冊。如果企業(yè)執(zhí)意想使用他人已注冊的在先商標(biāo)，可通過收購該商標(biāo)、請求商標(biāo)權(quán)人許可、與商標(biāo)權(quán)人合作共同推廣產(chǎn)品等方式實(shí)現(xiàn)目的，甚至在極端情形下，也可通過對該商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提起宣告注冊商標(biāo)無效的請求，或者向國家商標(biāo)局以“連續(xù)三年不使用”為由撤銷該商標(biāo)，從而消除他人在先注冊的障礙。
(二)通過簽訂協(xié)議的控制方式防止離職員工帶走企業(yè)的研發(fā)成果
大量的離職員工帶走企業(yè)研發(fā)成果的實(shí)際案例倒逼企業(yè)在員工入職之初直到離職，都要防范員工帶走企業(yè)的研發(fā)成果，具體可體現(xiàn)在以下方面：第一，在與員工簽訂《聘用合同》時(shí)，需將員工在完成工作任務(wù)或履行本職工作過程中所創(chuàng)造的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬做出約定，即明確約定其工作成果歸屬于企業(yè);第二，在入職期間不斷對員工展開培訓(xùn)，讓其了解企業(yè)的保密政策、知識產(chǎn)權(quán)歸屬原則以及所采取的相應(yīng)保密措施等，讓員工始終知悉企業(yè)要求員工負(fù)有保密義務(wù)的范圍，更謹(jǐn)慎的企業(yè)甚至將員工遵守企業(yè)的保密政策情況納入員工績效考核的考量因素，督促其遵守公司的規(guī)定;第三，對企業(yè)的商業(yè)秘密采取按需知密的政策，界定不同層次的員工需要知悉的商業(yè)秘密種類和內(nèi)容，采取相應(yīng)技術(shù)措施和權(quán)限設(shè)置進(jìn)一步鞏固這一政策;第四，通過與員工簽訂《保密協(xié)議》的方式要求員工即便是在離職后，也應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)的政策，對其在工作期間知悉的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并可通過簽訂《競業(yè)禁止協(xié)議》的方式在一定時(shí)限和地域范圍內(nèi)限制離職員工前往競爭對手處工作，進(jìn)一步避免企業(yè)商業(yè)秘密的泄露。
值得一提的是，即便是離職員工泄露前雇主商業(yè)秘密的實(shí)例時(shí)有發(fā)生，但《保密協(xié)議》和《競業(yè)禁止協(xié)議》在實(shí)踐中發(fā)揮了相對令人滿意的效果，其組合使用的方式也在為越來越多的企業(yè)所采納和實(shí)行。須提及的是，根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱“《勞動合同法》”)的規(guī)定，與離職員工簽訂《競業(yè)禁止協(xié)議》后，應(yīng)當(dāng)對離職員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，以彌補(bǔ)其不能在本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)工作的損失。對此，《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》第六條規(guī)定：“當(dāng)事人在勞動合同或者保密協(xié)議中約定了競業(yè)限制，但未約定解除或者終止勞動合同后給予勞動者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，勞動者履行了競業(yè)限制義務(wù)，要求用人單位按照勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個(gè)月平均工資的30%按月支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，人民法院?yīng)予支持。前款規(guī)定的月平均工資的30%低于勞動合同履行地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的，按照勞動合同履行地最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。”此外，根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，競業(yè)禁止協(xié)議的限制期限不得超過兩年。
(三)與合作伙伴對研發(fā)成果的歸屬做出明確的書面約定，并在履約過程中審慎地維護(hù)自己的權(quán)利
如前文所述，合作研發(fā)過程中就研發(fā)成果的歸屬產(chǎn)生爭議的實(shí)例比比皆是，這就要求企業(yè)在開展研發(fā)活動之初，就與合作伙伴通過書面約定的方式對研發(fā)成果的歸屬做出安排。在設(shè)計(jì)研發(fā)成果歸屬條款時(shí)，須考慮到在爭議發(fā)生后，雙方往往怠于繼續(xù)履行合同，甚至?xí)獬蚪K止合同，因此必須將合同解除、終止或因其他原因失效時(shí)，研發(fā)成果歸屬條款是否繼續(xù)有效的問題一并做出約定。與保密條款在合同解除或終止后繼續(xù)有效一樣，司法實(shí)踐中法院也會承認(rèn)雙方做出的合同終止或解除后權(quán)屬條款繼續(xù)有效的約定。在復(fù)雜的合作研發(fā)過程中，可能會在主合同之外，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，或者單就某項(xiàng)開發(fā)出的成果單獨(dú)做出約定，此時(shí)一定要注意主合同與補(bǔ)充協(xié)議或單獨(dú)約定的權(quán)屬條款之間是否抵觸的問題，以免在解釋上產(chǎn)生歧義。此外，企業(yè)在履約過程中，一定要重視采取合理的保密措施對合作方在合作研發(fā)過程中知悉的商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)，以免在其后的糾紛中被對方質(zhì)疑沒有采取保密措施等。
合作研發(fā)過程中尤值一提的是，合作雙方有時(shí)會約定對合作開發(fā)的成果共同享有權(quán)利，而這也是最易產(chǎn)生爭議之處。大部分合作雙方在做出共同享有權(quán)利的約定后，往往不會對行使權(quán)利的方式做出詳細(xì)規(guī)定，導(dǎo)致在其后利用合作研發(fā)成果的過程中各執(zhí)一詞。根據(jù)《著作權(quán)法》和《專利法》的相關(guān)規(guī)定，著作權(quán)或?qū)＠麢?quán)為共有的，任一共有方均有權(quán)就合作作品或共有專利對外許可，許可所產(chǎn)生的收益應(yīng)在共有人之間分配，但不得未經(jīng)共有人同意擅自轉(zhuǎn)讓。
尤其是《著作權(quán)法》與《專利法》不同，《專利法》將共有人對外許可的方式限制為普通許可，但《著作權(quán)法》并未做出同樣的限定，因而可能會導(dǎo)致一方共有人將合作作品對外獨(dú)占許可后，另一方共有人喪失對外許可權(quán)利的情形，這在司法實(shí)踐中已有體現(xiàn)。因此，在涉及合作研發(fā)成果由合作雙方共有時(shí)，企業(yè)應(yīng)就共有權(quán)的行使方式做出約定，并在合作方違約時(shí)，尋求合同法上的救濟(jì)。
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