2023年11月22日-23日，由中國知識產(chǎn)權(quán)研究會指導(dǎo)，超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司和IPR Daily聯(lián)合主辦的“2023企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)核心工作技能線上研討會”在線上成功舉辦。在專利專場：海外專利布局與實踐分論壇中，深圳市愛都科技有限公司IP負(fù)責(zé)人馮彤就《海外專利風(fēng)險管理與保護(hù)》發(fā)表主題演講。我們將發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行了文字整理，以饗讀者。
以下為發(fā)言實錄：大家下午好。我是深圳市愛都科技有限公司的知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人馮彤，很榮幸再次分享。今天我的議題是海外專利風(fēng)險管理與保護(hù)。
專利是專利權(quán)人對自己技術(shù)、設(shè)計在一定區(qū)域和一定時間內(nèi)享有的獨占權(quán)利，因此海外專利風(fēng)險將是根據(jù)“地域性”這個特點展開，我針對自身專利和他人專利，分成了五個風(fēng)險進(jìn)行介紹。
第一，研發(fā)風(fēng)險發(fā)現(xiàn)及應(yīng)對。
在從研發(fā)初期到研發(fā)后期的全生命周期階段中，知識產(chǎn)權(quán)的介入包括概念階段的外圍專利產(chǎn)出，開發(fā)階段的核心專利產(chǎn)出，以及后期驗證階段外圍專利產(chǎn)出等。
在整個研發(fā)風(fēng)險中，主要是通過檢索分析發(fā)現(xiàn)研發(fā)風(fēng)險。然后針對不同階段，檢索的方式和范圍會有不同，例如概念階段可能是對多個技術(shù)點，或者是某個技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行檢索;后期發(fā)布階段，可能是對FTO檢索;同時專利類型和技術(shù)領(lǐng)域不同，檢索式和檢索途徑會不一樣。以智能手表為例，美國的智能手表外觀專利有很多名稱，甚至全文都沒有一個smart watch，這時候是通過LOC的分類號進(jìn)行檢索，以及進(jìn)一步的篩選。
針對核心競爭對手和全球主要申請人，主要是對專利權(quán)人進(jìn)行檢索。
檢索之后，對專利進(jìn)行分析：■專利的有效性分析：如果在前期檢索到失效專利，并且是屬于較基礎(chǔ)的專利，那這個用處很大：一方面可以基于該專利做后續(xù)的研發(fā)使用，另外一方面，可以以此專利作為后續(xù)的其他有效專利的無效證據(jù)，無效材料。
■分析重點專利：在分析過程中，對識別到的重點專利，熟讀說明書和權(quán)利要求，根據(jù)技術(shù)特征逐個進(jìn)行分析和比對。
■制度區(qū)別：因為海外專利，各個國家和地區(qū)的制度是有很大的區(qū)別的。以等同原則為例，德國的等同原則基于技術(shù)問題和技術(shù)效果相同后，技術(shù)方案不同，同樣可能會構(gòu)成等同。
應(yīng)對措施主要是規(guī)避設(shè)計，無效分析與材料準(zhǔn)備，專利許可和收購，專利權(quán)人產(chǎn)品分析，專利權(quán)人的訴訟意愿分析。
■規(guī)避設(shè)計：雖然總是在業(yè)內(nèi)聽到規(guī)避設(shè)計這個詞，但是在甲方，感同身受的就是做規(guī)避設(shè)計很難。以C端產(chǎn)品為例，當(dāng)用戶接受了具有專利權(quán)的在先設(shè)計之后，會產(chǎn)生在先審美，可以算是軟知識產(chǎn)權(quán)了。這個時候假設(shè)進(jìn)行專利規(guī)避之后，導(dǎo)致用戶無法接受，那這個規(guī)避設(shè)計將是不合適的，不符合商業(yè)利益。
■無效分析與材料準(zhǔn)備：剛才講到，有一些在先專利確實難以規(guī)避時，通過前期無效專利檢索，做無效證據(jù)收集，為后續(xù)發(fā)生專利糾紛、談判和無效工作做準(zhǔn)備。
■專利許可和收購：很多企業(yè)可能前幾年做專利權(quán)相關(guān)行業(yè)，后來轉(zhuǎn)做其他行業(yè)了，那專利權(quán)人的專利對他們而言價值降低，通過專利運營反而能使該專利得到價值利用，因此這個時候可以嘗試收購、獲得許可等。
■專利權(quán)人產(chǎn)品分析：除非NPE，可以看專利權(quán)人的產(chǎn)品跟我方是否類似，是否落入到我方在當(dāng)?shù)貒覍＠臋?quán)利保護(hù)范圍中，如若是，則可以準(zhǔn)備相關(guān)的資料，作為后續(xù)談判籌碼。
■專利權(quán)人的訴訟意愿分析：全球許多公司，并不是所有專利權(quán)人都喜歡訴訟，通過一些商業(yè)渠道，去了解專利權(quán)人的訴訟意愿。如果確定訴訟意愿不是特別高，那相對應(yīng)的風(fēng)險等級也不會太高。當(dāng)然，需要留意，這個訴訟意愿可能是會隨時間推移發(fā)生變化的。
第二，專利申請風(fēng)險及應(yīng)對。
專利申請風(fēng)險，我列了以下六個。■惡意搶先申請及應(yīng)對措施：惡意搶先申請一般來說有兩種情況。一種是公司內(nèi)部員工離職后自立門戶，可能會把相關(guān)的技術(shù)在海外國家申請。另外一種常見的是我們的下游經(jīng)銷商，把我們的技術(shù)拿去做海外國家的申請，外觀比較常見一點。這時我們要先收集證據(jù)，不管是勞動合同還是銷售維度的郵件聊天記錄等，之后再進(jìn)行友好談判，大部分是能通過談判解決的。如果公司內(nèi)部員工泄密，且無法談判解決，可以從商業(yè)秘密訴訟、權(quán)屬訴訟入手，再不濟(jì)，為了能夠合法使用，也可以通過無效手段實現(xiàn)目的。
■流程監(jiān)控及應(yīng)對措施：這個其實還是比較重要的，19年我們有一件美國的外觀專利，因為某代理機(jī)構(gòu)沒有及時答復(fù)審查意見，導(dǎo)致失效了。這也是19年之后我們接觸超凡的原因，這些年超凡的相關(guān)監(jiān)控都很到位。
■申請駁回及應(yīng)對措施：駁回之后也有挺多救濟(jì)手段的，比如美國的RCT技術(shù)審查，或者AFCP項目申請跟審查員會晤，授權(quán)率相對會提高。
■制度差異及應(yīng)對措施：比如在先申請和在先發(fā)明制度差異，中國、美國、日本、韓國等大部分國家現(xiàn)在都是在先申請制度。早些年美國是在先發(fā)明制度，后來因為在先發(fā)明制度導(dǎo)致整個專利審查機(jī)構(gòu)太過龐大復(fù)雜，改為了在先申請制度，現(xiàn)在菲律賓還是在先發(fā)明制度。還有審查標(biāo)準(zhǔn)不一樣，有的國家比較嚴(yán)格，有的國家只有形式審查，比如歐盟、英國等;還有專利類型不一樣，有的國家沒有實用新型，這些都值得留意。
■翻譯誤差及應(yīng)對措施：在海外專利申請，翻譯誤差會導(dǎo)致很多問題。如果通過翻譯誤差導(dǎo)致了權(quán)利要求范圍變大，但是實施例中并沒有支持我們的權(quán)利要求，可能會造成權(quán)利不穩(wěn)定。反之，翻譯誤差導(dǎo)致權(quán)力縮小，根據(jù)權(quán)力公示原則，只能申請人自己承擔(dān)后果，因此還是需要留意的。
■申請時機(jī)及應(yīng)對措施：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，申請渠道要去做確定。
發(fā)明專利的申請渠道有PCT途徑、巴黎公約途徑和直接申請，我們一般用的比較多的是PCT途徑，優(yōu)先權(quán)時間長，能夠更加從容的做海外布局。海牙外觀申請優(yōu)劣勢兼有，其優(yōu)勢在于，首先費用比較低，如果申請的國家和申請專利的數(shù)量比較多，會降低很多成本;其次申請手續(xù)比較簡單。其劣勢在于，要先經(jīng)過國際階段再到國家階段，所以申請周期相對來說慢四個月左右。比如歐盟申請巴黎，可能2到3個月就能夠授權(quán)。現(xiàn)在通過海牙協(xié)定之后，可能要半年左右。還有比如美國外觀，和其他國家一起申請，可能會因為陰影線條圖的原因?qū)е聦彶橐庖姷南掳l(fā)，額外費用是一方面，另一方面是可能修改之后還超范圍，所以我們目前美國外觀還是通過巴黎公約在申請，因此對于申請渠道，是需要靈活去運用的。
第三，專利授權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對。
專利授權(quán)風(fēng)險主要有海外專利遭遇無效，導(dǎo)致權(quán)利要求范圍縮小或者完全無效等，這個主要是通過前期查新檢索和權(quán)利要求合理布局等實現(xiàn)應(yīng)對，這個后面的老師也會講到，由于時間原因，我就不再贅述了。
第四，專利維權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對。
海外專利維權(quán)，大家通常會想到訴訟，但是海外訴訟難點痛點還是蠻多的。比如各個國家的法律條文差異;異地異國取證難度高;海外訴訟費用特別高;海外訴訟周期長;訴訟效果不佳等。
如果是由于海外訴訟費用高昂而糾結(jié)，可以尋求地方政府幫助，以深圳為例，深圳有海外侵權(quán)責(zé)任保險;并且在深圳的知識產(chǎn)權(quán)資助中，有一項對海外維權(quán)能力的資助，每項資助不超過150萬元，相對來說能夠鋪平部分海外專利訴訟費用。
在發(fā)現(xiàn)無法通過訴訟達(dá)到有效訴訟目的時候，可以尋找真實制造方，Made in China是吧，很多海外的產(chǎn)品實際是通過中國制造商的ODM和OEM完成，制造方都是在中國。所以我們可以通過一些商業(yè)途徑找到真實制造方，維權(quán)地改成了中國，向中國制造方發(fā)起工商查處、公證等相關(guān)手段，進(jìn)而在國內(nèi)發(fā)起訴訟。這樣，我們的維權(quán)難度就降低了許多。
另外是電商平臺投訴，這個針對在當(dāng)?shù)赜袑＠麢?quán)的C端產(chǎn)品，還是比較好用的;像大家熟悉的Amazon、Shopee、Shein、Ins、tiktok、Meesho、Facebook等電商平臺投訴機(jī)制都很完善，也同樣能達(dá)到維權(quán)目的。
第五，銷售風(fēng)險及應(yīng)對。
銷售風(fēng)險，我列了3個。
1.海外展會海外展會，大家在知識產(chǎn)權(quán)業(yè)內(nèi)經(jīng)常聊到這個問題。例如常見的德國展會，德國展會臨時禁令，門檻比較低，展會上又沒有救濟(jì)手段;德國警告信，相對來說有一次抗辯機(jī)會，可以給對方發(fā)起一個反警告信。
總的來說，如果在展會上遇到了這些情況，其實不管怎么做，都是比較被動的，那我們應(yīng)該在展前做好風(fēng)險管控。
■海外展會前做好當(dāng)?shù)貙＠戎R產(chǎn)權(quán)的檢索排查工作，針對風(fēng)險產(chǎn)品做出不同的參展策略，盡可能的降低發(fā)生展會風(fēng)險的可能性。■調(diào)研當(dāng)?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)環(huán)境，對知識產(chǎn)權(quán)制度與保護(hù)機(jī)制完善的國家和地區(qū)，提前做好當(dāng)?shù)貙＠季郑a(chǎn)品出海，專利先行。■了解展會規(guī)則，審核參展物料，提前準(zhǔn)備預(yù)案資料，比如：知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利證明、享有在先權(quán)利證據(jù)、檢索材料、比對分析資料等。
2：海關(guān)扣押及應(yīng)對措施參完展，要把貨物發(fā)給海外客戶，這時可能會遇到海關(guān)扣押。海關(guān)扣押主要是兩種，主動型與被動型。
主動型是針對較容易直觀判斷侵權(quán)的產(chǎn)品，基于海關(guān)備案，若海關(guān)初步判斷侵權(quán)，會將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的信息發(fā)給權(quán)利人進(jìn)行比對。如果權(quán)利人判斷為侵權(quán)，海關(guān)則會對該批貨物進(jìn)行查扣。
另外一種是被動型，針對較難判斷的技術(shù)類專利侵權(quán)的產(chǎn)品，是否侵權(quán)比較難直接進(jìn)行識別，海關(guān)不會對這些商品主動進(jìn)行查扣，而是根據(jù)海關(guān)備案權(quán)利人的申請，權(quán)利人繳納與查扣貨物等值的擔(dān)保金后進(jìn)行查扣。
如果在出海銷售時，遇到海關(guān)扣押，也還是有一些救濟(jì)手段的，首先是可以提出不當(dāng)海關(guān)扣押進(jìn)行異議行為;或者繳納與貨物等值的反擔(dān)保，申請放行;遇到海關(guān)扣押后，根據(jù)經(jīng)驗，往往會有后續(xù)訴訟，在訴訟過程中可以提起不侵權(quán)抗辯等;或者是通過談判、和解、許可等方式。
在遇到海關(guān)扣押還是很頭疼的，處理上還是需要花些時間的，往往會有多方壓力。因此，做好出貨前的綜合風(fēng)險管控十分重要。另外，對己方產(chǎn)品做海關(guān)備案也是很不錯的一個保護(hù)方法。
3：海外訴訟產(chǎn)品在海外進(jìn)行銷售可能會遭遇訴訟。《2022年中國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)查報告》顯示：2022年中國在美的知識產(chǎn)權(quán)訴訟新立案案件接近1000件，98%以上都是中國企業(yè)作為被告，另外63%以上的專利訴訟都已達(dá)成和解而結(jié)束。最終結(jié)案的案件平均判賠標(biāo)的達(dá)到了接近400萬美元，判賠標(biāo)的還是比較高的。因此只有了解海外專利權(quán)人的訴訟目的后，我們才能更好做應(yīng)對措施。總結(jié)了以下幾點海外專利人訴訟目的：促成專利許可，獲得收益;這個通常是大部分海外專利權(quán)人的訴訟目的了。制造負(fù)面新聞、商譽詆毀;這個通常在企業(yè)上市或者其他關(guān)鍵商業(yè)節(jié)點的時候發(fā)生。獲得禁令，競爭市場;戰(zhàn)略性拖垮對手;獲得高級懲罰性賠償?shù)取Ｒ虼酸槍ψ约旱闹匾a(chǎn)品在重要地區(qū)是有必要做FTO報告的，避免遭遇懲罰性賠償。
如果遇到海外訴訟，我們應(yīng)該怎么做呢?■ 確定是否真實侵權(quán)：侵權(quán)對比分析獲取產(chǎn)品是否實質(zhì)侵權(quán)，避免遭遇知識產(chǎn)權(quán)訛詐。很多海外國家，認(rèn)為中國的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的比較慢，中國的企業(yè)也不是特別懂知識產(chǎn)權(quán)，從而進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)訛詐，通過簽訂許可合同，獲得相關(guān)許可費用。
■無效工作準(zhǔn)備：針對對方發(fā)送的涉案專利，做好無效檢索和分析，為后續(xù)談判或者無效工作進(jìn)行準(zhǔn)備。
■確定自身是否具有知識產(chǎn)權(quán)反制能力：針對非NPE的企業(yè)，去看他的產(chǎn)品是否侵犯我方知識產(chǎn)權(quán)，我們是否有反訴能力。和解和談判：在對自身是否真實侵權(quán)、涉案專利是否權(quán)利穩(wěn)定、自身是否能夠反訴對方均確定后，再進(jìn)行對應(yīng)的和解和談判，對基本事實確定，并掌握了部分談判籌碼后，往往是能獲得比較利己的談判結(jié)果的。
■尋求地方相關(guān)政府單位幫助：相關(guān)地方政府對中國企業(yè)在海外遭受訴訟都會比較關(guān)心，在優(yōu)質(zhì)訴訟資源匹配以及相關(guān)政府補貼上都能起到較大幫助，我了解到深圳和廣州知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心對于企業(yè)遇到海外訴訟都是會特別的幫助和扶持的。
總的來說，在整個海外專利風(fēng)險中，簡單概括，應(yīng)該做到這些：■相關(guān)制度建設(shè) ：從已有經(jīng)驗和工作過程中發(fā)現(xiàn)問題，形成風(fēng)險管理制度文件，并與其他知識產(chǎn)權(quán)制度進(jìn)行協(xié)同，嚴(yán)格執(zhí)行。
■研發(fā)過程管控：在研發(fā)前、研發(fā)中、研發(fā)后的研發(fā)過程中，深度參與，及時發(fā)現(xiàn)問題，研發(fā)過程中解決問題的成本是最低的。
■人員IP素質(zhì)培養(yǎng)：對相關(guān)研發(fā)部門，市場部門進(jìn)行培訓(xùn)，提升人員的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險意識。
■歷史物料管理：基于研發(fā)的迭代性，保存歷史物料，降低知識產(chǎn)權(quán)部門風(fēng)險管控工作量。
■風(fēng)險等級管理：企業(yè)內(nèi)部可以劃分三個風(fēng)險等級：高風(fēng)險、中風(fēng)險和低風(fēng)險。高風(fēng)險，必須要進(jìn)行規(guī)避和修改的;中風(fēng)險，在經(jīng)過風(fēng)險管控之后，能夠在一定的時間、一定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行商業(yè)行為;低風(fēng)險，可以正常進(jìn)行一個市場經(jīng)營。
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