一波三折：海外保護知識產權需要的不僅僅是一個注冊申請
——評我國中小企業訴全球化妝品巨頭（法國嬌蘭）外觀設計侵權案
引 言
該案是我國企業在“走出去”進程中，為數不多的以反不正當競爭為由在海外成功保護知識產權的案例。該案中我國權利人認為法國嬌蘭公司使用了與其注冊的歐盟外觀設計相同的設計特征，從而構成侵權。由于權利人在申請注冊過程中對歐盟外觀設計法律制度理解存在偏差，權利存在瑕疵。鑒于此，IPSIDE事務所作為權利人的訴訟代理人接手此案，提出外觀設計侵權主張的同時，還補充提出構成著作權侵權與不正當競爭。巴黎大審法院2019年12月20日判決支持了構成不正當競爭的主張。該案體現了知識產權重疊保護的特點，為我國中小企業在海外靈活運用多種手段維權積累了經驗。
一、 涉案雙方
原告：劉先生（下文稱“劉某”）
汕頭某包裝科技有限公司（以下簡稱“汕頭公司”）被告：Société GUERLAIN S.A. （下文稱“嬌蘭公司”）
國內代理律所：汕頭市南粵專利商標事務所
歐洲代理律所：歐洲IPSIDE知識產權律師事務所
代理律所：AARPI GIDE LOYRETTE NPIEL
二、 案件基本事實
劉某系歐盟外觀設計（001721366-0001號，如下圖所示）的權利人，系我國汕頭某包裝科技有限公司（以下簡稱“汕頭公司”）的創始人。劉某授權許可汕頭公司使用涉案外觀設計，將外觀設計應用于一個名為“Brush 5103”的化妝品容器的生產與銷售。
嬌蘭公司系法國化妝品與香水企業。2010年至2016期間，汕頭公司為嬌蘭公司的MétéoritesTravelling Pearls產品系列供應包裝。2017年另一英國企業替代汕頭公司成為包裝供應商。
劉某認為，嬌蘭公司自2017年起繼續銷售的MétéoritesTravelling Pearls產品使用了與涉案歐盟外觀設計完全相同或幾乎完全相同的設計特征，構成侵權。
劉某與汕頭公司作為原告向巴黎大審法院提起訴訟。訴訟代理人預判了權利存在瑕疵，訴訟中除提出外觀設計侵權主張外，還提出嬌蘭公司的行為構成著作權侵權與不正當競爭。
三、 不出所料：外觀設計侵權主張的失利
原告主張嬌蘭公司的行為侵害了受保護的歐盟外觀設計。作為對抗，嬌蘭公司主張涉案歐盟外觀設計無效，提出兩點理由：第一，缺乏新穎性。涉案外觀設計保護申請于2010年6月18日提出，而在此之前相同產品已經在歐洲市場銷售；且相同設計在2009年2月7日在中國申請專利保護，其在中國授權公告已經先于歐盟外觀設計保護申請，構成破壞新穎性的在先公開。第二，缺乏區別性。涉案外觀設計與保護前已經銷售的若干產品產生相同的整體印象。
原告訴訟代理人針對上述理由提出抗辯，獲得法院支持。第一，具備新穎性。在申請日之前已經在市場上公開銷售的產品在高度、直徑、防護罩等方面與涉案產品有所不同，相同外觀設計并未在申請日前被公開。而對于中國授權公告造成的公開，公開日為2019年12月23日，雖然早于在歐盟提出保護申請之日，但是享受歐盟6/2002號條例第七條第二款的豁免條款。根據該條款，申請日前12個月內的“自我公開”不破壞新穎性。第二，具備區別性。涉案外觀設計與其他產品的區別，足以造成不同的整體印象。雖然區別較小，但由于技術效果限制，設計人創造空間有限，較小的區別足以對知情使用人產生不同的整體印象。
縱然如此，權利人申請時埋下了一個重大失誤，在訴訟中自己也當庭予以了承認：外觀設計上包含一個圓花狀圖式，這個圖式與嬌蘭公司于1987年注冊持有的兩個法國商標包含的圖式相同（如下圖所示）。換句話說，原告的外觀設計中包含了被告的商標。根據歐盟6/2002號條例第二十五條，由于在后外觀設計包含他人在先商標且他人有權禁止使用，外觀設計應屬無效。巴黎大審法院由此作出了宣告無效的決定，駁回了外觀設計侵權主張。
四、 有所遺憾：著作權侵權主張的失利
預判到外觀設計侵權主張的失利，起訴依靠的第二點理由是著作權侵權。嬌蘭公司對抗稱：第一，不能證明原告是所稱“作品”的作者。第二，不能證明所稱“作品”具有獨創性。
原告引援法國《知識產權法典》第L111-1條，提出首先公開作品的人在無相反證據的情形下應推定為著作權人，并提交了兩次公開的證據。法院確認了原告的著作權主體資格。然而，法院認為大多數設計要素都是功能性的，未能體現作者的個性，并非是自由選擇的成果，不認可涉案設計具有獨創性，否認構成作品，因此未支持著作權侵權的主張。
五、 峰回路轉：反不正當競爭主張的勝利
原告的第三個平行主張是，嬌蘭公司將MétéoritesTravelling Pearls商品投入市場構成法國《民法典》第1240條之下的不正當競爭，因為上述商品復制了原告廣受歡迎的產品（“Brush 5103”化妝品容器，使用了涉案外觀設計）但是由新的分包商生產。原告由此遭受的損失在于，現在無法繼續將“Brush 5103”產品投入市場，因為該產品被第三方生產，然后被嬌蘭公司以類似的方式提供給消費者。
法院接受了原告訴訟代理人的主張，認為通過對比原告“Brush 5103”產品與嬌蘭公司MétéoritesTravelling Pearls產品于2016年后使用的新容器，顯示出高度的相似度，甚至接近于完全的復制。在相似性判斷的基礎上，法院認可，原告產品的商業化將受到阻擾，因為任何企業如果希望銷售一款化妝品都不會選擇“Brush 5103”作為容器，后者已與嬌蘭公司產品的形象緊密聯系，以至于無法輕易區分。最后，法院認定，“嬌蘭公司可以自由地選擇改變其產品規格，也可自由地選擇新分包商，但卻選擇了一個與原告汕頭公司在五年時間內提供的產品完全一致的外觀設計，剝奪了原告將其容器外觀提供給其他化妝品企業的機會，使得該容器外觀不能將其他企業的產品區別于嬌蘭公司的產品。嬌蘭公司的行為具有過錯，破壞了汕頭公司的經營活動，構成不正當競爭。”
六、 從本案的“一波三折”總結我國企業海外保護知識產權的經驗
本案中，我國企業海外知識產權維權雖然取得一定成功，但也暴露出權利保護的問題。首先，權利人在海外申請保護前已在中國公開了外觀設計，容易造成新穎性破壞，埋下了被宣告無效的隱患。其次，權利人的目標市場包括海內外，本應及時于海內外同時進行保護申請，但海外申請遲遲未能展開，再度埋下隱患。最后，權利人未能充分理解海外知識產權制度，造成重大失誤，作為包裝分包商，將發包商的商標作為外觀設計的一部分，最終導致外觀設計被宣告無效。
本案同時也為我國“走出去”的企業積累了經驗。第一，有必要提高布局海外知識產權的意識，在技術方案、設計方案公開前及時取得海外目標市場所在國授予的知識產權。第二，有必要增加對域外知識產權法律制度的認識，避免因理解偏差造成權利瑕疵。第三，除取得有效注冊申請外，有必要豐富維權手段，靈活運用知識產權重疊保護的特點，從專利權、著作權、商標權、反不正當競爭多角度入手維權。海外維權須綜合運用當地法律規范，例如本案中包括法國《知識產權法典》《民法典》等，一方面對域外法律執業能力提出更高要求，另一方面對國際維權合作提出更高要求。本案是法國歷史上中國企業第一次以反不正當競爭成功維護利益的案例，其成功離不開中國權利人企業、權利人中國代理所與歐洲訴訟代理團隊的協力合作。
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