由于本人未能見到2020年實務試題原題,本不應給出答案分析;但不少考生希望本人能早日給出對該題的分析答案,因而只能從參加考試的考生處獲悉的試題大體內容,并根據多位考生給出的答題要點,歸納出對2020年實務試題答案初析,因此可能有很多不妥之處,僅供參考。等有機會了解到更進一步的試題內容和考點,爭取在明年專利代理師資格考試培訓時再向大家提供2020年實務試題解析。
下面按四道試題順序給出分析答案。
一、請你具體分析客戶所撰寫的無效宣告請求書中的各項無效宣告理由是否成立,并將結論和具體理由以信函的形式提交給客戶。
需要提請注意的是:該題的答案中不僅要寫明各項無效宣告理由是否成立,還應當指出請求書撰寫不當之處,且按給客戶的信函方式給出。此外,兩篇對比文件均為現有技術,既可評述涉案專利各項權利要求的新穎性,也可評述創造性。下面為第一題的答題要點:
1.權利要求1相對于對比文件1不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性的無效宣告理由能夠成立,但撰寫不規范。
該對比文件1公開了權利要求1的全部技術特征,且技術領域、要解決的技術問題和技術效果相同,因此權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性的無效宣告理由能夠成立。
但是,無效宣告請求書在分析對比文件1公開的內容時未指出其公開了權利要求1中的如下技術特征……,分析不到位,即未按照指南規定對于新穎性判斷中同樣的發明和實用新型原則中有關技術方案相同時應當將權利要求的整個技術方案與對比文件進行對比[1]。此外,在指出對比文件1公開的內容時未指明其在對比文件1中的位置,分析結論處也未引用法律條款,撰寫不規范。
2.權利要求2相對于對比文件1和2的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性的無效宣告理由能夠成立,但撰寫不夠規范。
由于對比文件2公開了權利要求2限定部分的技術特征,且在對比文件2中帶來的技術效果(或寫成所起的作用)與該技術特征在涉案專利中帶來的技術效果(或寫成所起的作用)相同,因此在其引用的權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性時,該從屬權利要求2相對于對比文件1和對比文件2的結合不具備創造性。
但是,請求書在分析理由時未針對對比文件2公開的內容作出具體分析,且未指出對比文件2公開權利要求2附加技術特征的出處,也未寫明法條,請求書對該無效宣告理由的論述同樣存在撰寫不規范之處。
3.權利要求3相對于對比文件1和2的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性的無效宣告理由不能成立
由于對比文件2中公開的硅膠層位于檔板上,所起作用是防止劃壞手機,而涉案專利中作為防滑層的硅膠層位于支撐板上,防止手機在調整位置時滑動,兩者所在位置和所起作用均不同,因而很可能被認為對比文件2未公開該技術特征,因此對比文件1和對比文件2的結合不具備創造性的理由很可能不能成立。[2]
需要指出,請求書在論述該無效宣告理由時也未給出對比文件2公開內容的出處,也未引用法條,同樣存在撰寫不規范之處。
4.權利要求3不清楚的無效宣告理由能成立,但是專利權人通過修改專利文件能消除這一缺陷
該從屬權利要求限定部分的附加技術特征中出現“最好是”,其前后分別限定了一個上位的和一個下位的技術特征,從而限定出寬、窄兩個保護范圍,屬于專利審查指南第二部分第二章中規定的權利要求未清楚限定保護范圍的情況,不符合專利法第二十六條第四款有關權利要求清楚限定要求保護范圍的規定。即該無效宣告理由能夠成立,但專利權人可以通過修改權利要求(將該權利要求3分拆成兩項權利要求)來消除這一缺陷,即使作為無效宣告理由提出,且由于權利要求3不具備創造性無效宣告理由不能成立,因此最后很可能維持權利要求3有效。
此外,請求書中未對該無效宣告理由作出具體分析,即使該無效宣告理由能夠成立,合議組會應專利權人對該無效宣告理由不予考慮的請求而不予審理;而且就該無效宣告理由也未引用法條。就這兩點,請求書中有關該無效宣告理由的撰寫也存在不規范之處。
5.關于權利要求4與權利要求1不具有單一性的無效宣告理由
雖然權利要求4與權利要求1之間確實不具有單一性,但是不符合專利法第31條第1款有關單一性規定的缺陷不屬于專利法實施細則第六十五條第二款規定的無效宣告理由,因此不應作為無效宣告理由寫入請求書中。
二、請你根據客戶提供的材料為客戶撰寫一份無效宣告請求書,在無效宣告請求書中要明確無效宣告請求的范圍、理由和證據,要求以《專利法》及其實施細則中的有關條、款、項作為獨立的無效宣告理由提出,并結合給出的材料具體說明。
請求書中要給出起始段,寫明法律依據、提出無效宣告請求所針對的涉案專利、無效宣告請求的范圍等內容,并列出兩篇證據。即起始段應當包括所有格式內容,不要有遺漏。
由于未能看到試題具體內容,下面只列出請求書可以寫明哪些無效宣告理由以供參考。
1.獨立權利要求1相對于對比文件1不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性
論述時要給出構成涉案專利現有技術的對比文件1公開內容的出處,并寫出其公開的內容(采用對比文件1中公開的文字),必要時指出披露的內容相當于權利要求1中哪一技術特征,在此基礎上說明對比文件1公開了涉案專利權利要求1的技術方案,接著具體寫明兩者技術領域、解決的技術問題和技術效果相同或實質相同,在此基礎上得出權利要求1相對于對比文件1不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。
2.權利要求2相對于對比文件1和對比文件2的結合不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性
論述時具體指出權利要求2未被最接近的現有技術對比文件1公開的技術特征……(即權利要求2限定部分的技術特征),接著指出其相對于對比文件1進一步解決的技術問題(……)。此后指出對比文件2(寫明公開內容的位置)公開了與權利要求2附加技術特征相應的技術內容以及該技術內容在對比文件2中所起作用是什么,然后具體說明權利要求2的附加技術特征(……)在涉案專利中所起的作用是什么,由兩者所起作用相同說明對比文件2公開了權利要求2的附加技術特征,在此基礎上指出,權利要求2給出將上述技術特征應用到對比文件1中以解決上述技術問題的技術啟示,即對本領域技術人員來說由對比文件1和對比文件2得到權利要求2的技術方案是顯而易見的,因此權利要求2相對于對比文件1和對比文件2的結合不具有實質性特點和進步,不符合專利法第二十二條第三款規定的創造性。
3.獨立權利要求1未以說明書為依據,不符合專利法第二十六條第四款的規定
在分析時指出說明書中(最好給出具體位置)針對角度調節機構只給出一種阻尼軸結構,而在權利要求1中卻概括成角度調節機構,然后結合專利審查指南中第二部分第二章有關權利要求書以說明書為依據的規定具體說明該概括的角度調節機構得不到說明書的支持,從而得出權利要求1不符合專利法第二十六條第四款有關權利要求以說明書為依據的規定。
4.權利要求3未清楚限定權利要求的保護范圍,不符合專利法第二十六條第四款的規定
在分析時,指出權利要求3限定部分出現了“最好是”的用語,其前后限定了兩個不同的保護范圍,然后結合專利審查指南中第二部分第二章針對這種情況所寫明的內容論述權利要求3不清楚的理由,從而得出權利要求3不符合專利法第二十六條第四款有關權利要求書清楚限定要求專利保護范圍的規定。
5.獨立權利要求4缺少解決技術問題的必要技術特征,不符合專利法實施細則第二十條第二款的規定
在分析時,根據說明書(給出具體位置)記載的內容說明獨立權利要求4要解決的技術問題是解決手機支架調整高度的問題,其采取的手段是由外管和內管構成的可伸縮支撐桿(須反映說明書中的文字),而獨立權利要求4中只記載了內管和外管,未寫明支撐桿可伸縮,就無法實現手機支架高度的調節,因此得出其不符合專利法實施細則第二十條第二款有關獨立權利要求應當記載解決技術問題必要技術特征的規定。[3]
三、請你根據技術交底書,綜合考慮客戶提供的涉案專利和兩份對比文件所反映的現有技術,為客戶撰寫一份發明專利申請的權利要求書。
如果認為應當提出一份專利申請,則應撰寫獨立權利要求和適當數量的從屬權利
本發明涉及兩方面改進:通過設置夾持部件使手機支架放置時更穩固;支撐板上采用帶粘膠層的防滑層來方便替換[4]。這兩方面改進是并列的、可分別單獨采用的改進,因此可以撰寫成兩項獨立權利要求。這兩項獨立權利要求初步可以確定為不具有單一性,需要分案申請。
由技術交底書可知,前一方面作出的改進之處較多,而后一方面改進之處很少,因此針對前一方面改進撰寫本申請,而后一方面改進作為分案申請,但后一方面改進可以作為前一方面改進的進一步改進,撰寫從屬權利要求。
前一方面改進給出三個實施例,這是并列的實施例,因此獨立權利要求應當撰寫成將這三個實施例概括在內的獨立權利要求。
在撰寫獨立權利要求時,前序部分只需要寫明包括支撐桿和支撐板即可,無需寫入檔板,更不能寫入底座。在特征部分對這個實施例的不同部分可概括成夾持部件、夾持件或夾持結構。但似乎僅限定成與支撐桿下部相連接的夾持部件還是不夠的,因為若現有技術相近領域的物品已帶有與支撐桿下部相連接的夾持部件,則該獨立權利要求就會不具備創造性,若現有技術相同和相近領域均還未出現過夾持部件,則該采用功能限定的權利要求的保護范圍是不清楚的;而三個實施例都是通過兩個夾持部和一個連接裝置構成的,且在技術交底書最后一段也寫明其發明構思只要包括兩個夾持部和一個連接裝置就落入權利要求保護范圍,因此似乎暗示著應當進一步限定成該夾持部件包括第一夾持部、第二夾持部和連接裝置。[5]
而接下來針對三個實施例撰寫從屬權利要求,由于前兩個實施例都是具有彈性的,因此可以先針對這兩個實施例概括一個從屬權利要求2,限定該夾持部件具有彈性結構,然后再針對這兩個實施例再分別撰寫進一步的從屬權利要求,其中在針對第二個實施例寫從屬權利要求時需要寫明連接裝置為底座。從目前了解的技術交底書來看,這三個實施例的具體技術手段都是密不可分的,沒有優選措施,所以分別撰寫一項從屬權利要求3、4和5,針對前兩個實施例分別撰寫的從屬權利要求3、4引用權利要求2,針對第三個實施例撰寫的從屬權利要求5引用權利要求1。
從目前了解的技術交底書來看,針對第一方面改進所撰寫的權利要求項數較少,可能試題中還反映針對各實施例有優選措施,則應當針對各實施例的優選措施撰寫從屬權利要求,但需要注意其引用關系。
然后再針對后一方面改進撰寫從屬權利要求,由于前面的從屬權利要求較少,可以先撰寫一項支撐部上表面設有防滑層的從屬權利要求,該從屬權利要求對前面各項權利要求均適用,且前面各項均不是多項從屬權利要求,因此可以引用權利要求1至5中任何一項;然后再針對該防滑層帶有粘膠層、該防滑層為硅膠層撰寫進一步的從屬權利要求。當然,若前面針對第一方面改進撰寫的權利要求項數較多,則也可僅針對后一方面改進只撰寫一項從屬權利要求,限定在該支撐部上表面設有防滑層,該防滑層包括硅膠層和粘膠層。
針對后一方面改進撰寫獨立權利要求時,前序部分也只需寫明手機支架包括支撐板和支撐桿,還包括底座或者夾持部件(當然此還包括的內容也可以不寫,但不能僅寫入底座或僅寫入夾持部件),另外由于支撐板上表面設有防滑層已在涉案專利中記載了,因此應當將支撐板上表面設有防滑層也寫在前序部分,特征部分寫明該防滑層下方設有粘膠層即可。
由于試題中明確針對分案申請只要撰寫獨立權利要求,因此無需再針對后一方面改進撰寫從屬權利要求。
在論述分案申請理由時,先用兩段分別指出兩項獨立權利要求的特定技術特征,并分別指出其解決的技術問題或分別寫明其技術效果。然后再用一段指出兩者特定技術特征均不相同,接著從其采用彼此不相關聯的技術手段解決不同的技術問題說明這些特定技術也不相應,從而指出兩者沒有相同和相應的特定技術特征,在技術上不相關聯,在此基礎上指出兩者不屬于一個總的發明構思,不具有專利法第三十一條第一款規定的單一性,因而應當分案申請。
四、請說明你所撰寫的獨立權利要求具有新穎性和創造性的理由,如果你撰寫了多件申請,只陳述第一獨立權利要求。
由于試題中明確寫明只針對第一獨立權利要求論述具備新穎性和創造性,因此僅需針對第一方面改進的獨立權利要求論述新穎性和創造性。
論述新穎性時,最好針對涉案專利、對比文件1和對比文件2分成三段分別論述,以體現單獨對比原則。在具體論述時,針對三者分別分析其未披露獨立權利要求中哪一或哪些技術特征,由此說明未公開權利要求1的技術方案,在此基礎上分別說明相對于三者之一具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。
論述創造性時,先按照三步法分三段論述具有突出的實質性特點:確定最接近的現有技術,最好說明一下理由;指出兩者的區別技術特征和實際解決的技術問題;在說明區別特征未在其他兩篇對比文件披露,也不屬于本領域公知常識的基礎上說明沒有給出結合啟示,相對于這三篇對比文件和本領域公知常識是非顯而易見的。然后再另起一段寫明具有顯著的進步,即從獨立權利要求的區別特征出發分析其帶來有益的技術效果。最后給出結論;該獨立權利要求相對于涉案專利和對比文件1、對比文件2以及本領域的公知常識的結合具有突出的實質性特點和顯著的進步,具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
在第四題論述新穎性和創造性時一定要注意,此是針對發明論述,不像第一題和第二題是針對實用新型論述是否具備創造性,因此在第四題中論述時一定寫明具有突出的實質性特點和顯著的進步,千萬不可寫成實質性特點和進步。
本文注釋:
[1]國知局去年答案為不符合單獨對比原則,不夠確切,因為該分析中僅與該對比文件中的一個技術方案進行對比,因此是符合單獨對比原則的,只是分析不到位。
[2]此為根據目前考生提供的試題內容得出的,如果其如2014年和2019年試題那樣,由于其位置相同或相當,且所起作用有一部分相同或相近,則就可以認為該無效宣告理由可商榷的情況,就可參見本人在2019年試題解析中那樣將兩方面的觀點都寫明,以爭取少失分。
[3]就這一缺陷還可轉化成權利要求書未以說明書為依據的無效宣告理由,若答案中其他地方未指出這一缺陷,則最好此處再同時指出該權利要求4未以說明書為依據,由于這一考點已體現在權利要求1中了,所以在此不再以此作為無效宣告理由,多半不會扣分。但是,對于權利要求4僅指出未以說明書為依據,而未指出缺少必要技術特征,則由于答案中未包含獨立權利要求缺少必要技術特征的考點,估計要被扣分。
[4]在確定這一方面改進時應當注意到涉案專利中支撐板上已經出現防滑層。
[5]但也不排除國知局的答案中將這一限定寫入到權利要求2,其理由可以是該夾持件已形成本領域的技術名詞,因而仍是清楚的,此外本發明要解決的技術問題是放置穩固,而采用夾持件是實現放置穩固的技術手段,是否具備創造性是可以商榷的,因此可以先寫入獨立權利要求,一旦實質審查時認定其不具備創造性時將權利要求2改寫成獨立權利要求。
吳觀樂
歷任中國專利局物理審查部副部長、中國專利局專利復審委員會副局級復審委員、中國專利局機械審查部部長、國家知識產權局專利局審查業務指導委員會副主任等職。
關注專利培訓,從1988年起,持續不斷從事專利審查員和專利代理人的培訓工作,先后為數千受眾講授專利審查/專利代理實務課程,在培訓專利局審查員和全國專利代理人考試培訓方面聲譽卓著,被網友們譽為中國專利代理人考試培訓“第一人”。
先后出版專利著作9種(含合著),在國內外刊物上發表文章五十余篇;參與了《專利法》和《專利法實施細則》第二次修訂的工作, 2000年至2001年退休返聘期間承擔了2001年版《審查指南》修訂的全書統稿校稿工作和《審查指南修改導讀》一書的統稿工作。
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