英國(guó)和歐洲專利局關(guān)于使用權(quán)利要求可專利性的不同做法

專利申請(qǐng)中通常使用兩種主要類型的使用權(quán)利要求。第一種類型通常采用“使用物質(zhì)X以達(dá)到Y(jié)效果”的形式。這些權(quán)利要求通常被解釋為等同于方法權(quán)利要求，即使用物質(zhì)X實(shí)現(xiàn)效果Y的方法。

第二種類型是本文探討的主題，也稱為有目的限制的產(chǎn)品權(quán)利要求。這些權(quán)利要求一般采用“物質(zhì)X，用于實(shí)現(xiàn)效果Y”的形式。

此類權(quán)利要求通常涉及涵蓋制藥和化學(xué)發(fā)明的專利申請(qǐng)。它們可以為新產(chǎn)品提供額外的保護(hù)范圍，并為已知產(chǎn)品的新用途提供專利保護(hù)。

關(guān)于使用權(quán)利要求的判例法

歐洲專利局(EPO)在化學(xué)領(lǐng)域最著名的判例法之一是與美孚石油公司(“美孚”)的減摩添加劑(G2/88)有關(guān)的裁決。該案件涉及申請(qǐng)人通過(guò)使用權(quán)利要求為已知產(chǎn)品的新用途尋求專利保護(hù)，基本上確立了歐洲專利局對(duì)此類權(quán)利要求的裁決先例。

案件事實(shí)如下：美孚已經(jīng)獲得一項(xiàng)歐洲專利，該專利的權(quán)利要求涉及某些硼化甘油羥基酯。據(jù)說(shuō)這些化合物可用作潤(rùn)滑油中的添加劑。

在美孚獲得授權(quán)后的9個(gè)月異議期內(nèi)，雪佛龍對(duì)其專利的授權(quán)提出了異議。在其反對(duì)意見中，雪佛龍認(rèn)為，美孚的權(quán)利要求與一項(xiàng)在先美國(guó)專利相比缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性。該在先專利公開了包括所主張保護(hù)化合物在內(nèi)的油類組合物。在該美國(guó)專利中，據(jù)稱美孚添加這些化合物是為了起到腐蝕抑制劑的作用。

異議聽證會(huì)和上訴理由

在異議聽證會(huì)上，雪佛龍成功撤銷了美孚的歐洲專利。美孚對(duì)這一決定提起了上訴。在上訴期間，美孚提出了一套新的(輔助)權(quán)利要求。這套輔助權(quán)利要求不是針對(duì)化合物本身，而是包含4項(xiàng)針對(duì)“在潤(rùn)滑劑組合物中用作減少摩擦的添加劑”的化合物的權(quán)利要求。

EPO技術(shù)上訴委員會(huì)化學(xué)部就該上訴舉辦了聽證會(huì)。關(guān)于輔助性的“使用”權(quán)利要求集，該上訴技術(shù)委員會(huì)決定，有一些重要的法律問(wèn)題需要解決。因此，他們向EPO擴(kuò)大上訴委員會(huì)(該機(jī)構(gòu)的最高上訴委員會(huì))提出了3個(gè)問(wèn)題。在這些問(wèn)題中，對(duì)本文探討的內(nèi)容至關(guān)重要的問(wèn)題是：

就《歐洲專利公約》第54條而言，考慮到先前的出版物披露了將該化合物用于不同的非醫(yī)療用途，因此權(quán)利要求中唯一的新穎特征是該化合物的用途，那么將該化合物用于特定非醫(yī)療用途的權(quán)利要求是否具有新穎性?

也就是說(shuō)，就本案的具體情況而言，關(guān)于在潤(rùn)滑劑組合物中使用某些化合物作為減摩添加劑的權(quán)利要求，與先前將這些化合物用作潤(rùn)滑劑組合物中的腐蝕抑制劑的權(quán)利要求相比，是否具有新穎性?

上訴裁決

擴(kuò)大的上訴委員會(huì)對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答是肯定的，即這樣的權(quán)利要求是新穎的。他們指出，新的用途與實(shí)現(xiàn)新的技術(shù)效果有關(guān)。事實(shí)上，這種技術(shù)效果以前從未向公眾公開過(guò)，這意味著所主張保護(hù)的發(fā)明是具有新穎性的。因此，在該案中，盡管之前將化合物用作腐蝕抑制劑本來(lái)也可以減少摩擦，但這一事實(shí)并不妨礙后來(lái)對(duì)減少摩擦的使用申請(qǐng)專利，只要沒(méi)有識(shí)別到摩擦的減少。因此，這是EPO在已知化合物的新(非醫(yī)療)用途方面采用的長(zhǎng)期做法。

英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（UKIPO）和EPO關(guān)于使用權(quán)利要求的不同做法

然而，這個(gè)問(wèn)題是UKIPO在新穎性審查方面不遵循EPO做法的少數(shù)領(lǐng)域之一。與之相反，UKIPO的觀點(diǎn)是：“例如，一項(xiàng)使用已知物質(zhì)作為添加劑來(lái)執(zhí)行特定功能的權(quán)利要求，如果這種功能是該物質(zhì)在現(xiàn)有技術(shù)使用中所固有的(盡管未被識(shí)別出)，則該權(quán)利要求并不具有新穎性。”該機(jī)構(gòu)關(guān)于審查與化學(xué)發(fā)明有關(guān)的專利申請(qǐng)的指南中規(guī)定了這一做法。

這意味著，如果美孚在尋求英國(guó)專利申請(qǐng)，UKIPO將會(huì)認(rèn)定，針對(duì)使用化合物作為減摩添加劑的權(quán)利要求(即EPO已授予的權(quán)利要求)與早期用作腐蝕抑制劑的權(quán)利要求相比缺乏新穎性。

意見和建議

在實(shí)踐中，任何尋求提交使用權(quán)利要求的專利申請(qǐng)人，如果存在固有的(但未被識(shí)別的)早期使用的風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)考慮通過(guò)向EPO申請(qǐng)歐洲專利來(lái)尋求覆蓋英國(guó)的專利保護(hù)。然而，即使采用這種方法，仍然存在一些懸而未決的問(wèn)題。例如，英國(guó)法院是否會(huì)宣布EPO授予的此類使用權(quán)利要求無(wú)效?此外，怎樣才構(gòu)成對(duì)這種權(quán)利要求的侵權(quán)，即在由現(xiàn)有技術(shù)的使用本身就能達(dá)到效果的情況下?美孚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否可以繼續(xù)銷售這些作為腐蝕抑制劑使用的化合物，只要不說(shuō)明這些化合物可以減少摩擦?關(guān)于這一主題，還需要進(jìn)一步判例法來(lái)明確。

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