2024年6月11日，最高院發(fā)布一份功能性特征改判的判決書，該判決涉及脫毛儀領(lǐng)域國(guó)內(nèi)一個(gè)比較早期的專利(201720489264.7)，有意思的是，該判決把是否導(dǎo)致保護(hù)范圍邊界不清作為冷敷部是否為功能性特征的一個(gè)理由。這引發(fā)了筆者對(duì)專利中采用功能性特征對(duì)專利保護(hù)邊界以及撰寫質(zhì)量的提升的一些思考。

前言

公開(kāi)換保護(hù)是專利法的立法宗旨之一，即，為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，制定本法。

在立法程序中，審查指南對(duì)功能性限定的技術(shù)特征做了相應(yīng)的解釋和限定：

對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。

對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。對(duì)于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說(shuō)明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定。

在司法程序中，《司法解釋二》也做了相關(guān)規(guī)定：

功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

筆者認(rèn)為，在大部分案件中，采用功能性的技術(shù)特征對(duì)專利進(jìn)行合理的保護(hù)，是專利保護(hù)的永恒追求，這樣既能最大程度的對(duì)發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行保護(hù)，又能使得枯燥的撰寫工作變成斗智斗勇的專利武器鍛造。但是，若是對(duì)功能性的技術(shù)特征的描寫尺度把握不好，使其保護(hù)邊界變得模糊不清，也容易使專利權(quán)保護(hù)范圍陷入司法程序中功能性特征限定的尷尬境地。

PART 01、功能性特征的認(rèn)定永遠(yuǎn)是個(gè)迷

筆者認(rèn)為，雖然《司法解釋二》對(duì)功能性特征的認(rèn)定做了比較清晰的規(guī)定，但由于中國(guó)文字博大精深以及受限于判斷者的既往經(jīng)驗(yàn)，具體到實(shí)踐中，仍有比較大的爭(zhēng)議空間。

本案中，根據(jù)公開(kāi)的判決書來(lái)看，并不能看出一審判決中“冷敷部是否為功能性特征”是否為爭(zhēng)議焦點(diǎn)，也不能看出一審被告是否提“冷敷部是否為功能性特征”的觀點(diǎn)，但一審判決結(jié)果是“冷敷部”不為功能性特征，且涉案專利具有“冷敷部”相關(guān)的特征。

二審法院即最高院則將冷敷部是否為功能性特征作為爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一，并認(rèn)為冷敷部是功能性特征，這樣使得被訴產(chǎn)品不具有冷敷部這一特征而不侵權(quán)。

從這里不難看出，權(quán)利要求中的特征是否為功能性特征對(duì)專利的保護(hù)范圍將造成顛覆性的改變，那么，什么樣的特征容易被認(rèn)定為功能性特征呢?搞明白這個(gè)問(wèn)題，將對(duì)專利撰寫工作造成較大的影響，我們可以從本案的判決中進(jìn)行初步學(xué)習(xí)和印證自己的觀點(diǎn)。

筆者認(rèn)為，最高院認(rèn)定冷敷部為功能性特征是正確的，這樣的認(rèn)定是符合專利法的立法宗旨的，除判決里面理由外，筆者還想做以下解讀：

我們來(lái)看該案權(quán)1中對(duì)冷敷部的限定特征有三：①冷敷部為脫毛機(jī)構(gòu)的一部分，②冷敷部外露于容納空間，③用于皮膚接觸冷敷。眾所周知，如果需要對(duì)皮膚進(jìn)行冷敷，那么冷敷部必然需要與皮膚接觸(隔空冷敷太過(guò)高大上，不具有落地性)，也即冷敷部必然需要外露于容納空間，所以筆者認(rèn)為該案權(quán)1并未就冷敷部本身的結(jié)構(gòu)關(guān)系進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性的限定，屬于功能性的描述特征，屬于通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征。

那么，本案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能否僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式呢?

筆者認(rèn)為，若拋開(kāi)涉案專利的技術(shù)背景和技術(shù)構(gòu)思，則本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該可以直接、明確實(shí)現(xiàn)冷敷功能的具體實(shí)施方式的，如通過(guò)半導(dǎo)體制冷元件制冷、通過(guò)壓縮機(jī)壓縮循環(huán)冷媒制冷或水冷方式等。

但是，若拋開(kāi)涉案專利的技術(shù)背景和技術(shù)構(gòu)思，則一方面會(huì)使涉案專利權(quán)1包含了不能解決其技術(shù)問(wèn)題“在進(jìn)行脫毛時(shí)冷敷部對(duì)肌膚冷卻效果不好”的方案，如冷敷部外露于遠(yuǎn)離外殼上出光口的一端的方案等，即該種限定方式不符合審查指南的規(guī)定。

另一方面也會(huì)導(dǎo)致無(wú)效程序與訴訟程序的割裂，在無(wú)效程序中，專利權(quán)人和合議組通常會(huì)按照與具體實(shí)施方式類似的能解決技術(shù)問(wèn)題的方案來(lái)理解“冷敷部”，這對(duì)無(wú)效請(qǐng)求人和公眾來(lái)說(shuō)并不友好;甚至當(dāng)請(qǐng)求人找到與具體實(shí)施方式不一致的冷敷部時(shí)，專利權(quán)人還可能會(huì)辯稱其冷敷部為說(shuō)明書實(shí)施例特定的冷敷部。

再一方面，也會(huì)影響他人發(fā)明創(chuàng)造，試想一下，若脫毛儀領(lǐng)域的競(jìng)對(duì)看到這一篇專利時(shí)，把冷敷部當(dāng)成非功能性特征，那么可能會(huì)導(dǎo)致其放棄在冷敷部方面的改進(jìn)，因?yàn)槠錈o(wú)論如何改進(jìn)均落入該專利的保護(hù)范圍內(nèi)，這也是二審判決里了所稱的“如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍將變得邊界不清，使得在冷敷部設(shè)計(jì)上具有創(chuàng)新價(jià)值的其他脫毛儀技術(shù)方案不合理地落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，進(jìn)而使得涉案專利過(guò)度侵占所屬領(lǐng)域的研發(fā)空間，同時(shí)也會(huì)使得相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者難以預(yù)見(jiàn)其正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的法律后果”。

PART 02、對(duì)于高質(zhì)量專利撰寫的思考

筆者認(rèn)為，涉案專利64.7的代理師在撰寫該案時(shí)應(yīng)當(dāng)是考慮了存在其他設(shè)置冷敷部的方式，所以才將涉案專利中具體的冷敷部結(jié)構(gòu)上位成冷敷部，并為了避免在后續(xù)訴訟中被認(rèn)定為功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容納空間”的限定，但筆者和最高院均認(rèn)為該限定只是屬于形式上的限定，并未在實(shí)質(zhì)上對(duì)“冷敷部”進(jìn)行了限定。

如果該案的代理師在撰寫該案時(shí)，再進(jìn)一步考慮一下，那么該案的結(jié)果是否會(huì)有所不同呢?

筆者認(rèn)為，如果該案代理師在對(duì)冷敷部的具體結(jié)構(gòu)上位后，能夠再一步思考或進(jìn)一步詢問(wèn)和引導(dǎo)發(fā)明人，除了說(shuō)明書具體實(shí)施方式以外，還有哪些設(shè)置冷敷部的實(shí)施方式?也許就會(huì)得到將冷敷部設(shè)置在外殼的出光口處并將冷敷件設(shè)置為透明件的實(shí)施方式(即該案中涉案產(chǎn)品的方案，通過(guò)了解其相關(guān)專利也知在兩年后該專利權(quán)人也把該實(shí)施方式進(jìn)行了專利保護(hù))，這樣既可以擴(kuò)大該專利的保護(hù)范圍，又可以使研發(fā)獲得更好的冷敷方案。

在冷敷部的限定上，基于以上兩種實(shí)施方式，如果再補(bǔ)入“冷敷部設(shè)于外殼的出光口處”的限定，則很有可能做到既不限縮其實(shí)質(zhì)保護(hù)范圍，又可以避免被認(rèn)定為功能性特征的目的。

PART 03、尾語(yǔ)

筆者通過(guò)對(duì)該案涉及專利及其相關(guān)專利進(jìn)行了分析，也對(duì)部分相關(guān)競(jìng)對(duì)做了咨詢，發(fā)現(xiàn)該案代理師似乎很喜歡這種功能性的技術(shù)特征的描述方式，且在專利無(wú)效和規(guī)避設(shè)計(jì)時(shí)均對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成了很大的干擾。所以，作為代理師，我們確實(shí)應(yīng)該追求這種能給對(duì)手帶來(lái)最大干擾的寫法，只不過(guò)我們需要利用扎實(shí)的功底合適的把握公開(kāi)與保護(hù)之間的度，鑄造出既鋒利又堅(jiān)固的專利武器。

那么問(wèn)題來(lái)了，你認(rèn)為該案中密封件是否為功能性特征呢?

附：判決書全文

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