判決研讀 | 關(guān)于專利法第三十三條“
專利申請文件的修改”的適用
專利法第三十三條規(guī)定
申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
在北京
知識產(chǎn)權(quán)法院近期審理的一起涉馬庫什化合物的
發(fā)明專利行政案件中，專利權(quán)人在無效宣告程序中刪除了技術(shù)方案的部分內(nèi)容，判決中對于上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的問題進行了闡述。
01、背景知識小卡片
上述關(guān)于修改超范圍的法律適用重點在于對申請文件修改應(yīng)該限制在申請日完成的發(fā)明創(chuàng)造的范圍之內(nèi)，背后的法理是先申請原則。
因?qū)＠麢?quán)在公告授權(quán)后，產(chǎn)生了公眾對其公開范圍的信賴利益，在無效宣告程序中應(yīng)以不能擴大權(quán)利要求請求保護的范圍為前提，對修改的方式進行嚴格限定，因此，無效宣告程序中修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。
其中，技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。
如何正確理解“并列的技術(shù)方案”的刪除，在不同技術(shù)領(lǐng)域仍會有呈現(xiàn)出一定的特殊性，尤其是化學(xué)、醫(yī)藥、生物領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求，最高法院在（2016）最高法行再41號行政判決書中對馬庫什權(quán)利要求定性為“馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，具有共同性能和作用的一類化合物”，因此對其修改必須給予嚴格限制，允許對其進行修改但不能因為修改而產(chǎn)生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。
02、案例
涉案專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下：
“1.一種用于聚合物的添加劑組合物，其中包括：
組分A：80wt%-99.99wt%的具有式（I）所示結(jié)構(gòu)的二烷基次膦酸鹽，
其中，R1，R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基；
M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；
m為2至4；
組分B：0wt%-20wt%具有式（Ⅱ）所示結(jié)構(gòu)的烷基膦酸鹽，
其中，R3表示為乙基、丙基和/或丁基；
M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；
m為2至4；
組分C：0wt%-0.9wt%具有式（Ⅲ）所示結(jié)構(gòu)的膦酸鹽；
其中，R3表示為H；
M為Mg、Ca、Al、Zn、Fe；
m為2至4；
組分B不為0wt%，且A、B和C組分的總和始終為100wt%。
原告在口審時提交修改文本：
1.將權(quán)利要求1和10中的“R1、R2相同或不同，表示為乙基、丙基和/或丁基”修改為“R1、R2相同，表示為乙基”；
2.將權(quán)利要求1中的組分C的含量改為大于0wt%-0.9wt%。
問題來了，專利權(quán)人在無效宣告程序中在本案中的馬庫什權(quán)利要求做上述修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定呢？
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認為:
首先，涉案專利的權(quán)利要求1中所限定化合物中的組分A、B、C均為由馬庫什方式限定的技術(shù)特征，其組合而成的化合物權(quán)利要求是典型的化學(xué)領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求。
其次，對馬庫什權(quán)利要求進行修改時，亦原則上應(yīng)以整個權(quán)利要求，而非該權(quán)利要求中所包括的具體化合物作為修改對象。
權(quán)利要求1和10中對化合物的限定除了R1、R2以外，還有M、m、R3等多個變量，刪除其中某個變量的部分可選項，不僅不屬于并列技術(shù)方案的刪除，而且會形成在原有權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)的新選擇。
因此，原告的該項主張中未將馬庫什權(quán)利要求視為一個技術(shù)方案，而是將其視為若干具體化合物的集合，該主張對馬庫什權(quán)利要求性質(zhì)的理解有誤，本院不予支持。
此外，0wt%-0.9wt%是一個完整的數(shù)值范圍，其端值與其他范圍之間并不構(gòu)成并列技術(shù)方案，放棄端點“0wt%”的取值也不屬于技術(shù)方案的刪除，而且導(dǎo)致了權(quán)利要求請求保護的范圍擴大，該修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。
故原告的上述主張沒有法律依據(jù)，本院不予支持。
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