《審查意見通知書》的答復，是專利申請流程中的一個重要環節，其影響到該專利申請是否能夠得到授權，以及授權文本的權利要求的保護范圍。目前，在答復審查意見的實操過程中，重點和難點在于專利申請不具備創造性的答復。
因此，本文從答復審查意見的實操角度出發，針對審查意見中不具備創造性的常見評述方式，提供一些針對性的答復思路供大家參考。
>>>PART 1
不具備創造性的常見評述方式
《審查意見通知書》中對于創造性的認定，一般是基于三步法進行的：
(1)確定最接近的現有技術;
(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題;
(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
針對三步法的(3)，《審查指南》中規定：
“在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點”。
筆者總結了《審查意見通知書》中認定要求保護的發明對本領域的技術人員來說是顯而易見的存在以下幾種常見評述方式：
A:對比文件1+對比文件2可以得到本申請
例如：在對比文件1的基礎上結合對比文件2以得到權利要求1所請求保護的技術方案對于本領域技術人員來說是顯而易見的;
B：對比文件1+公知常識可以得到本申請
例如：在對比文件1的基礎上結合本領域的公知常識，得出該權利要求的技術方案，對本技術領域的技術人員來說是顯而易見的;
C：在對比文件公開的內容的基礎上，區別技術特征容易想到
例如：對比文件已經公開了XX，在此基礎上，區別技術特征是本領域技術人員容易想到的;
D：對于參數的修改或者元素的增減，可以通過有限的實驗得到
例如：在對比文件1的基礎上，本領域技術人員有動機對原有的參數值/元素做調整，并且區別技術特征也是可以通過有限的實驗得到的。
>>>PART 2
各種評述方式對應的答復思路
1、針對A評述方式，筆者認為其成立的條件在于：
(1)對比文件2公開了區別特征;
(2)該區別特征在對比文件2中所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決重新確定的技術問題所起的作用相同;
(3)對比文件1和對比文件2可以結合。
只有當上述的條件都滿足時，A評述方式才成立。因此，若可以分析說明上述的至少一個條件不滿足，就可以瓦解審查意見中的評述邏輯，從而說明本申請具備創造性。
對于A評述方式，可以采用以下思路尋找答復的突破口：
思路A1：
分析對比文件2是否確實公開了區別技術特征
在一些情況中，區別技術特征實質上并未被對比文件2公開。但是，由于文字表述的局限性，區別技術特征限定的范圍過大，導致區別技術特征看起來像是被對比文件2公開了;或者是審查員在對比文件2找到一些與區別技術特征相似的技術內容后，就直接認定對比文件2公開了區別技術特征。
——首先，需要確定區別技術特征的實質是如何的，目前區別技術特征的文字表述是否能體現出區別技術特征的實質。
值得注意的是，在解釋區別技術特征的實質時，切忌直接使用說明書中的內容來替代權利要求書記載的內容，若區別技術特征的文字表述可以體現出實質，則可以直接進行說明，若不能，則需要將說明書的內容添加至權利要求書中，以將權利要求的范圍限縮至可以體現出區別技術特征的實質。
——其次，深入分析對比文件2公開的技術內容，從而確定對比文件2是否公開了區別技術特征。
示例：
可以從名詞的定義、本申請中X信息和對比文件1中的Y信息的物理含義、包含的內容不同，或者本申請中X步驟和對比文件1中Y步驟的實現方式不同、步驟的順序不同等角度進行深入分析。
思路A2：
若對比文件2確實公開了區別技術特征，則分析區別技術特征在對比文件2中解決的技術問題與本申請實際要解決的技術問題是否相同
值得注意的是，《審查指南》中規定：“根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”，因此，在確定實際解決的技術問題時，要從技術方案的整體性出發，思考區別技術特征在技術方案里所能達到的技術效果，從而確定實際要解決的技術問題，而不是單純地根據區別技術特征所能達到的技術效果來確定實際要解決的技術問題。
在一些情況中，審查意見中往往會直接將區別技術特征作為技術問題;或者是把區別技術特征在對比文件2中要解決的技術問題與本申請實際要解決的技術問題上位成相同的技術問題。以上情況，均是因在確定技術問題時，沒有從技術方案的整體性出發，忽略了區別技術特征應用在不同方案中的差異。
例如：
區別技術特征為在電路中設置了一個電阻，該電阻在本申請中的作用是分壓;而該區別技術特征應用在對比文件2中的作用是為了加熱，但審查意見中可能會將技術問題定義為“如何設置電阻”。
又例如：
區別技術特征在本申請的作用是提高電池短路時的安全性，而區別技術特征在對比文件2中的作用是避免電池短路，此時審查意見中很有可能會把技術問題上位成“如何提高電池的安全性”。
因此，在此類情形中，重點在于，技術問題的認定是否考慮到了區別技術特征應用在不同方案中的差異。從技術方案的技術性出發，可分別分析區別技術特征應用在對比文件2中解決的技術問題，以及分析區別技術特征應用在本申請中解決的技術問題。
思路A3：
若對比文件2確實公開了區別技術特征，且區別技術特征在對比文件2中解決的技術問題與本申請實際要解決的技術問題相同，則分析對比文件1和對比文件2是否可以結合
對比文件1和對比文件2之間存在結合障礙可以通過以下方向思考：
——首先，分析說明對比文件1和對比文件2的整體發明構思是否相違背。
例如：
對比文件1的整體發明構思是通過簡化算法來提高效率，而對比文件2整體的發明構思是通過豐富算法來提高準確性。那么，對比文件2的目的在于提高準確度。在對比文件1的基礎上，結合對比文件2后雖然可以提高準確度，但準確度的提升在于豐富算法，豐富算法勢必會導致對比文件1的效率的降低，因此對比文件1和對比文件2在發明構思上相違背，具有結合障礙。
——其次，分析說明雖然對比文件1和對比文件2的整體發明構思沒有相違背，但對比文件2公開的技術特征加入到對比文件1以后，不能達到本申請的技術效果，或者會使得對比文件1帶來不好的技術效果。
實操案例：
本申請的權利要求1請求保護一種指紋輸入裝置，通過準直器的開孔將指紋反射的光垂直入射到感測元件中，解決了“如何提高采集的指紋圖像的質量”的技術問題。
審查意見中認為，對比文件2公開了部分區別技術特征，并且公開的部分區別技術特征的在對比文件2的作用與本申請為解決技術問題的作用相同，并且對比文件2未公開的區別技術特征是本領域技術人員的常用技術手段，因此本申請的權利要求1的技術方案不具備創造性。
經過分析后發現，對比文件1是通過設置具有一定反射率的保護層來反射外界環境光的作用，從而降低環境光對信號采集的影響，而對比文件2是通過設置準直器來降低環境光對信號采集的影響，因此，若將對比文件2結合至對比文件1中，由于環境光已被保護層反射，不會進入到封裝塊內，即準直器無法起作用，同時由于在封裝塊內設置準直器，圖像傳感器的結構更為復雜。
小結：針對A評述方式
可以這樣找到答復的突破口：
先要分析對比文件2是否確實公開了區別技術特征。
若對比文件2確實公開了區別技術特征，則分析區別技術特征在對比文件2中解決的技術問題與本申請實際要解決的技術問題是否相同;若技術問題也相同，那么就要考慮對比文件1和對比文件2是否可以結合。
2、針對B評述方式，筆者認為其成立的條件在于：
(1)該區別技術特征確實是公知常識：
(2)該區別技術特征可以與對比文件1結合。
只有當上述的條件都滿足時，B評述方式才成立。因此，若可以分析說明上述的至少一個條件不滿足，就可以瓦解審查意見中的評述邏輯，從而說明本申請具備創造性。因此，對于B評述方式，可以采用以下一些思路尋找答復的突破口：
思路B1：
分析該區別技術特征是否為公知常識
在一些情況中，審查意見沒有提供新的對比文件，也沒有提供相關證據(例如教科書、文獻、期刊)證明該區別技術特征是公知常識，而是通過自己的知識儲備認定該區別技術特征為公知常識。公知常識中的所謂“公知”意味著技術特征具有普遍性，即“眾所周知”，是為公眾普遍認同或“同意”的，并非只有少數專業技術領域人才通過學習與訓練才能掌握的知識，而應該是普通的知識，是人們在一定意義或一定范圍內上共享的知識。
《審查指南》中規定：“所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段”。由此可知，公知常識的認定需要以“技術問題”為基礎進行認定。
因此，可以從該區別技術特征所能達到的技術效果或實際要解決的技術問題出發，檢索相關公開專利文本，將檢索到的公開專利文本作為證據，說明為了達到此技術效果或解決此技術問題，本領域的公知常識是什么，從側面反映區別技術特征并非本領域技術人員的公知常識。
思路B2：
分析本申請存在區別技術特征的根本原因
從技術問題出發，分析本申請存在技術特征的根本原因是什么。只有在得知技術問題的根本原因后，才會有動機針對根本原因進行方案的改進。并且，審查指南中提到，發現技術問題也是需要付出創造性勞動的。
例如：
為了解決印刷時紙張跑偏的技術問題，將印刷設備中的部件A采用不易變形的材料B。材料B不易變形雖然可能是本領域技術人員的公知常識，但是將部件A采用不易變形的材料B，前提是要知道紙張跑偏的根本原因在于部件A容易變形。若本領域技術人員在此之前并不知道“印刷時紙張跑偏”的根本原因在于部件A的變形，就不會有動機將部件A采用不易變形的材料B。
因此，在此類情形中，重點在于，本領域技術人員是否知道出現技術問題的根本原因，若本領域技術人員都不知道出現技術問題的根本原因，那么本領域技術人員就不會有動機將區別技術特征加入到對比文件中以得到本申請的技術方案。
思路B3：
分析區別技術特征與對比文件1是否可以結合
在此答復思路中，分析區別技術特征結合到對比文件1后，是否與對比文件1的某些區別技術有沖突、是否無法實現本申請的技術效果以及是否破壞了對比文件1原有的技術效果。從上述角度出發，分析說明區別技術特征與對比文件1無法結合。
實操案例：
本申請的權利要求1請求保護一種核電站一回路穩壓器噴淋閥極化開度的標定方法，通過將噴淋閥調節至第一開度并保持壓力穩定后，調節噴淋閥由第一開度逐漸開啟至使比例式加熱器的輸出功率達到預設值且所述穩壓器壓力仍保持不變的第二開度，將第二開度作為噴淋閥的極化開度，解決了“如何標定適合噴淋閥極化運行的開度值”的技術問題。
審查意見中認為，對比文件1中公開了極化噴淋流量的整定原則，因此區別技術特征為本領域技術人員的公知常識，本申請的權利要求1的技術方案不具備創造性。
經過分析后發現，對比文件1的核心發明構思在于縮短閥門的動作時間，而本申請的區別技術特征“每次調節噴淋閥開度而改變比例式加熱器的輸出后，需要維持一預設時間使穩壓器壓力穩定”，而維持一預設時間使穩壓器壓力穩定必然需要較長的時間，與對比文件1的發明構思相違背，若將區別技術特征與對比文件1結合，反而會使得對比文件1無法實現其原有的技術效果。
小結：針對B評述方式
可以這樣找到答復的突破口：
首先，通過舉證的方式說明本領域的公知常識是什么，從而側面反映區別技術特征并非公知常識。
其次，通過分析本申請發生技術問題的根本原因是否為本領域技術人員所公知的，以及分析區別技術特征與對比文件1是否可以結合。
以上，則是筆者針對A和B兩種評述方式給出的一些答復思路。
關于C和D的評述方式，筆者將在下一篇中呈現，敬請期待！
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