專利審查意見答復(fù)，是作為一名合格的專利代理師的必備技能。《專利審查指南》里指出，評(píng)價(jià)發(fā)明有無創(chuàng)造性，應(yīng)該以專利法第22條第3款為基準(zhǔn)，并給出了突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的一般性判斷方法和顯著的進(jìn)步的判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷，《專利審查指南》指出，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。如果要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。
也就是說，在審查意見答復(fù)的過程中，不管是修改或不修改權(quán)利要求書(即增加或不增加技術(shù)特征)，我們最終的落腳點(diǎn)都是論述區(qū)別技術(shù)特征是非顯而易見的(顯著的進(jìn)步比較好論述)。那么在論述區(qū)別技術(shù)特征是非顯而易見的，具體有哪些策略呢?
1、 對(duì)比文件沒有公開本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征
在較多的情況下，審查員會(huì)指出對(duì)比文件公開了本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征。這個(gè)時(shí)候?qū)＠韼煈?yīng)該仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)和對(duì)比文件記載的內(nèi)容，對(duì)比一下對(duì)比文件的技術(shù)特征和本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征，具體是不是相同或等同的，所解決的技術(shù)問題是不是相同的，帶來的技術(shù)效果是不是相同的。而不能在沒有仔細(xì)研究對(duì)比文件和本申請(qǐng)的請(qǐng)況下，就認(rèn)同審查員的觀點(diǎn)。經(jīng)過分析后，區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件的技術(shù)特征不同，或者與對(duì)比文件的技術(shù)特征相同、但是解決的技術(shù)問題和帶來的技術(shù)效果不同，則不能認(rèn)為對(duì)比文件公開了本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征。
2、公開原理不代表公開技術(shù)方案
同樣，在審查員指出對(duì)比文件公開了本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，代理師要仔細(xì)甄別，對(duì)比文件(更常見是的論文、期刊等)是公開了本申請(qǐng)的原理，還是公開了具體的技術(shù)方案。如果對(duì)比文件只是公開了原理，沒有公開具體的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員將該原理應(yīng)用到具體的技術(shù)方案里，是付出了創(chuàng)造性勞動(dòng)的，審查員不能因?yàn)閷?duì)比文件公開了原理，就否定本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。
例如軟件方法中，通常會(huì)用到邏輯判斷(是/否)，邏輯判斷(是/否)是很常見的原理，但是應(yīng)用到具體的技術(shù)方案中，審查員是不能否定其創(chuàng)造性的。具體如在一導(dǎo)航方法中，邏輯判斷結(jié)果為是，則直行;是否，則向右拐。審查員不能因?yàn)檫壿嬇袛?是/否)是很常見的原理，就否定該導(dǎo)航方法的創(chuàng)造性。
3、領(lǐng)域不同，難以結(jié)合，有結(jié)合障礙
在審查員指出對(duì)比文件2(對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù))公開了本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，代理師要分辨對(duì)比文件1和對(duì)比文件2所屬的技術(shù)領(lǐng)域。即使對(duì)比文件2確實(shí)公開了本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征，但是如果對(duì)比文件2和對(duì)比文件1分屬不同的技術(shù)領(lǐng)域，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對(duì)比文件2的技術(shù)特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)(對(duì)比文件1)結(jié)合，具有結(jié)合障礙，或者說本領(lǐng)域技術(shù)人員很難將對(duì)比文件2的技術(shù)特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)(對(duì)比文件1)結(jié)合。
4、反向教導(dǎo)、反向啟示
有時(shí)候，審查員會(huì)認(rèn)為，對(duì)比文件2(對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù))給出了技術(shù)啟示，或者將對(duì)比文件2的技術(shù)特征與對(duì)比文件1結(jié)合來解決本申請(qǐng)的技術(shù)問題是容易想得到的。這個(gè)時(shí)候要分析一下，對(duì)比文件2的技術(shù)特征解決的技術(shù)問題是什么，帶來的技術(shù)效果是什么，給出技術(shù)啟示是什么，如果對(duì)比文件2給出的是反向教導(dǎo)、反向啟示，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀對(duì)比文件2后，得不到本申請(qǐng)的技術(shù)方案，而是得到另一種方案。
5、區(qū)別技術(shù)特征不是慣用手段
有些時(shí)候，審查員會(huì)認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征是慣用手段，在這種情況下，代理師應(yīng)指出本申請(qǐng)解決的技術(shù)問題是什么，解決該技術(shù)問題的本領(lǐng)域慣用手段是什么，從而下結(jié)論說明本申請(qǐng)的區(qū)別技術(shù)特征不是慣用手段。同時(shí)還需說明，如果審查員堅(jiān)持認(rèn)為是慣用手段，請(qǐng)給出證據(jù)。
6、技術(shù)方案是一個(gè)整體，不能被割裂
例如，本申請(qǐng)包括多個(gè)步驟，審查員將多個(gè)步驟分割成一個(gè)個(gè)技術(shù)特征，然后分別用對(duì)比文件1、對(duì)比文件2、對(duì)比文件3等來評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的技術(shù)特征，這個(gè)時(shí)候代理師可以答復(fù)，本申請(qǐng)的技術(shù)方案應(yīng)該看做一個(gè)整體，而不能被割裂，本申請(qǐng)的多個(gè)步驟(技術(shù)特征)相互關(guān)聯(lián)，相互協(xié)同，起到了XXXX的效果。同時(shí)指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對(duì)比文件1、對(duì)比文件2、對(duì)比文件3等結(jié)合，本身就付出了創(chuàng)造性勞動(dòng)。
審查意見的答復(fù)形式多變、靈活多樣，并不限于上述幾種形式。審查意見的答復(fù)應(yīng)結(jié)合具體的實(shí)際情況，尋找突破口;在陳述意見時(shí)擺明觀點(diǎn)、說明理由，據(jù)理力爭(zhēng)，有條有理的作答。筆者一直認(rèn)為，答復(fù)審查意見與專利文本的撰寫一樣重要。一個(gè)專利文本撰寫地再好，但是在審查意見答復(fù)時(shí)，胡亂修改權(quán)利要求書和撰寫意見陳述書，不僅會(huì)導(dǎo)致最后保護(hù)的技術(shù)方案脫離發(fā)明人最初的發(fā)明構(gòu)思，而且會(huì)極大縮小保護(hù)范圍，最后導(dǎo)致即便專利被授權(quán)，也只是一張廢紙。同時(shí)，在專利侵權(quán)認(rèn)定中有“禁止反悔原則”，代理師在審查意見答復(fù)中所陳述的意見，都有可能在以后的侵權(quán)認(rèn)定中，起到至關(guān)重要的作用。所以代理師在答復(fù)審查意見時(shí)，一定謹(jǐn)慎小心，嚴(yán)謹(jǐn)作答，切不可為了自己的薪資提成，草草作答，讓申請(qǐng)人的權(quán)利嚴(yán)重喪失。
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