可以使用外觀設計專利文件判斷某一具體的技術特征“是否公開”，即可以用于評價新穎性、或者作為創造性評價中的最接近的現有技術。但由于外觀設計專利文件并不涉及技術特征的具體作用、效果，因此不適合作為“是否存在技術啟示”的對比文件。
摘要
Part.1
引言
根據專利法的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。而從實務層面來看，在專利授權確權案件中，大多數案件均以創造性的判斷為爭論焦點。
關于創造性的判斷，《專利審查指南》第二部分第四章明確：審查發明是否具備創造性，應當審查發明是否具有突出的實質性特點，同時還應當審查發明是否具有顯著的進步。
實踐中，作為“突出的實質性特點”的判斷方法，通常采用如下的“三步法”。
(1)確定最接近的現有技術，即確定現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，將其作為判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎;
(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題，即分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題;
(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示。具體而言，如果所述區別特征為公知常識、或者與最接近的現有技術相關的技術手段、或者為另一份對比文件中披露的相關技術手段且該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同，則認定為存在相關的技術啟示。
在上述三步法中，前兩個步驟均基于現有技術與要求保護的發明的對比結果，相對而言比較客觀，而難點在于第三步即“是否存在技術啟示”的判斷。雖然審查指南中也給出了一些具體的判斷例子，并始終強調站在“本領域的技術人員”的角度進行判斷，但在審查過程中，實際情況千變萬化，不可避免會因判斷主體的不同而發生分歧。可以說，創造性判斷尤其是對于技術啟示的認定，是專利授權確權案件的重點和難點。
Part.2
案例分析
實務中，有時審查員會在新創性的評判中引用外觀設計專利文件，基于圖片或照片的記載，認定“公開了相同的結構”、“相同的結構必然能夠起到相同的作用、解決相同的技術問題、達到相同的技術效果”，進而認定存在相關的技術啟示，否定發明的創造性。
對此，筆者認為這種做法欠妥。
首先，外觀設計專利文件的主要公開內容在于其圖片或照片，其不確定性較高，影響因素也較多，很難“直接地、毫無疑義地確定”其是否公開了某一技術特征。
其次，根據專利法的規定，外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。也就是說，外觀設計僅僅是一種“富有美感并適于工業應用的新設計”，即便根據其簡要說明以及圖片、照片等的記載能夠直接地、毫無疑義地確定其公開了某一特征，但在沒有具體的文字記載等的情況下，無法根據圖片、照片等的記載確定其作用、效果，自然也就談不上“存在技術啟示”。
對此，可以參考最高人民法院在(2020)最高法知行終188號判決中做出的認定。
在針對申請號為200980158243.5的發明專利提出的無效宣告請求中，無效宣告請求人主張涉案專利的權利要求1相對于對比文件1(CN101380158A號中國發明專利申請公布說明書)和對比文件2(設計號為000987839-0001的歐洲外觀設計文件)的結合不具備創造性。
涉案專利的權利要求1如下：
一種旁開扣，其特征在于，
該旁開扣具有插塞(10)和供該插塞(10)插入卡合的插座(20)，
上述插塞(10)具有基部(11)和卡合部(14)，該基部(11)具有插塞側帶安裝部(19)及一對腿部(12);該卡合部(14)分別形成在上述腿部(12)上;
上述插座(20)具有主體(21)、收容空間(23)和被卡合部(24)，該主體(21)具有插座側帶安裝部(29)及插入口(22);該收容空間(23)形成在上述主體(21)內，能夠收容從上述插入口(22)插入的上述腿部(12);該被卡合部(24)形成在上述主體(21)上，能夠與上述卡合部(14)相卡合;
上述主體(21)在其正側即背側的至少任意一側具有沿上述腿部(12)的插入方向連續的凹凸形狀(26)，上述凹凸形狀(26)是形成在上述主體(21)的外表面上的凹條線(26A)和沿著上述凹條線(26A)形成在上述主體(21)的內表面上的凹條線(26B)。
涉案專利之圖2
涉案專利之圖4
涉案專利之圖5
無效宣告請求人引用了CN101380158A(下稱對比文件1)作為最接近的現有技術，在無效程序中，雙方同意涉案專利的權利要求1要求保護的技術方案相對于對比文件1的區別技術特征在于“主體(21)在其正側及背側的至少任意一側具有沿上述腿部(12)的插入方向連續的凹凸形狀(26)，上述凹凸形狀(26)是形成在上述主體(21)的外表面上的凹條線(26A)和沿著上述凹條線(26A)形成在上述主體(21)的內表面上的凸條線(26B)”。
對比文件1之圖1
針對上述區別技術特征，請求人引用了一篇歐洲外觀設計專利(下稱對比文件2)，其帶扣入口處的視圖如下所示。
請求人主張：
(一)根據對比文件2可以直接地、毫無疑問地確定，該帶扣的正側設有沿著插入方向的連續的凹凸形狀、凹條線和凸條線。
(二)外觀設計專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產品外部結構等技術要素。因此，在對比文件2公開了該專利的區別技術特征時，其顯然為本領域中的一個可以進行選擇的外觀設計選項，本領域技術人員通過改變對比文件1的外觀設計，就能夠輕易獲得本專利。……對于本領域技術人員來說，在對比文件2公開其具體結構的基礎上，其可以獲得的技術效果顯然是可以直接地，毫無疑問地推導出來的……
在涉案專利被宣告無效后，專利權人提出了行政訴訟。
最終，最高人民法院在(2020)最高法知行終188號判決中認定：
(涉案專利)說明書明確記載了借助形成在主體上的凹凸形狀能夠確保剛性、防止因正背方向上的壓迫而變形，相應地能夠使插座的厚度變薄，減少合成樹脂材料的使用量，以及對腿部進行引導等技術效果。……關于對比文件2及公知常識是否給出將區別特征應用于最接近的現有技術，從而解決發明實際解決的技術問題的技術啟示。首先，作為對比文件的現有技術公開的內容應當是本領域技術人員能直接地、毫無疑義地確定的內容，根據對比文件2的圖片示出的內容，凸條線下方有一條直線，其有可能表示上表面的內側面，該種情形下凸條線并非位于內表面上，也不能與凹條線形成凹凸結構。因此，根據對比文件2的圖片并不能確定凸條線是否在內表面上及是否形成凹凸結構。從對比文件2中亦無法得出凹凸形狀沿著插入件的插入方向連續形成的結論。……其次，基于本專利實際解決的技術問題，應當考慮現有技術是否給出了用凹凸形狀解決防止因正背方向上的壓迫而變形等技術問題的啟示，而對比文件2為外觀設計專利文件，并沒有公開相應結構的作用，故對比文件2即使公開了相同的形狀，其亦不能給出用該結構解決相應技術問題的技術啟示。
從最高院的上述判決可見，關于公開內容和技術啟示的判斷，最高人民法院也持較為謹慎的觀點，認為：在沒有明確記載的情況下，即便外觀設計專利文件中公開了相應的結構，也不能簡單地判定為給出了相應的技術啟示。這也恰恰與審查指南中“不得隨意將對比文件的內容擴大或縮小”的規定相一致。
Part.3
結論
正如上面所提到的那樣，由于外觀設計專利文件并不涉及技術特征的具體作用、效果，因此不適合作為“是否存在技術啟示”的對比文件來評價創造性。
但是，外觀設計專利文件是否就絕對不能用作評價發明或實用新型新創性的對比文件呢?
筆者認為也不盡然。
首先，外觀設計專利文件也是一種客觀存在的技術資料，顯然也屬于專利法意義上的“公開出版物”。
其次，根據審查指南的規定，對比文件的公開內容不僅包括明確記載在對比文件中的內容，還包括對于所屬技術領域的技術人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術內容。從這點來看，根據外觀設計專利文件的簡要說明以及圖片、照片等能夠直接地、毫無疑義地確定的內容應當屬于該外觀設計專利文件的“公開內容”。
綜上，筆者認為，可以使用外觀設計專利文件判斷某一具體的技術特征“是否公開”，即可以用于評價新穎性、或者作為創造性評價中的最接近的現有技術。但由于外觀設計專利文件并不涉及技術特征的具體作用、效果，因此不適合作為“是否存在技術啟示”的對比文件。
參考文獻：
1、中華人民共和國專利法
2、專利審查指南
3、(2020)最高法知行終188號判決
(原標題：外觀設計專利文件能否用來評價創造性?)
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