一件專利是否能夠經受住創造性的考驗獲得授權，與技術方案的創新性、專利撰寫質量和答復策略均息息相關。那么，在答復階段，面對審查意見中的“容易想到”、“有動機”、“常規選擇”和“可預期”，該如何破局呢?大家都知道“非顯而易見”和“預料不到的技術效果”是創造性答復的兩大武器，其中“預料不到的技術效果”相對好理解，但是“非顯而易見”的理解卻復雜得多，也是最容易出現爭議的點。
為了加深對專利法的理解和提高實務技能，筆者常常“復盤”公開數據庫中的復審無效案件，在這個過程中發現一些案件的方案看似“日常”卻也能拿到授權，有些甚至經受住了多位實審審查員和合議組的審查，下面就讓我們從中挑一件(以下稱“涉案專利”)一起來“復盤”下吧。在此筆者也聲明，對涉案專利相關內容的引用和分析只用于學術分析和探討，無任何商業宣傳目的。
從智慧芽數據庫公開的審查信息可以看到，涉案專利經一通、駁回、復審撤駁和二通后授權，同時涉案專利還存在分案，一通后授權。
一、案例分析
涉案專利請求保護的是用于醫療美容行業的可溶性微針，它的形狀如下：
其中，21為針尖部，1為基片。從公開文本看，發明構思應當為通過設置“針尖部的外表面為光滑的曲面，所述針尖部的橫截面為圓形且直徑由下至上逐漸變小直至為零”，使得針尖部越靠近底部的機械強度越高，降低彎曲折斷的概率;“所述針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小”，使得整個針尖部刺入皮膚的過程越來越容易。
簡而言之，筆者認為涉案專利是想通過類似于“子彈頭”的設計，使微針容易刺入皮膚，并且強度提高不易彎曲折斷。而關于針尖部，可以設置尖端點211（如圖1），保持尖銳性利于刺入皮膚，也可以設置為無尖端點的曲面（如圖2），保持圓滑性，利于增加機械強度。
公開的審查信息顯示，審查員分別采用了三種評述方式評述創造性：①對比文件1+對比文件2;②對比文件2+對比文件1;③對比文件6.
具體的，對比文件1-2和6公開的內容如下：
對 比 文 件 1 |
 未公開“針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小（即子彈型）”。 |
對 比 文 件 2 |
  1）發明點為通過控制微針的各種尺寸，如D3/D2、H1/D1、H2/D2、H1/H、D1、D3等在特定的范圍，以提高穿孔效率和減少變形率； 2）說明書第24段：如圖2(g)所示，當微針僅由圓錐臺或四角柱等錐角經常固定的結構體構成時，假設微針僅由軀干部構成，不存在頂部，此時頂部的縱橫比為0.指可以不含有針尖部，即H2為0.此時針尖部的頂面即為“D2”，而并非針尖部的D3為0→存在不可設置D3=0的反向教導。 |
對 比 文 件 6 |
 1）說明書第15段：本發明的“尖銳突起”是指圓錐形，多級圓錐形和錐形的形狀，“尖銳突起的尖端直徑”是指形成在尖銳突起的尖端處的頂點部分近似為圓形或球形時的直徑→未公開“針尖部的橫截面為圓形且直徑由下至上逐漸變小直至為零；針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小； 2）說明書第3段：因此認為用微米單位控制樹脂制微針的尖端部分進行制造是非常困難的；本發明的“劍山型微針材料”是指微針的前端不鋒利→無法制備得到具有尖端結構的微針，針尖部頂部直徑不可為0的反向教導。 |
筆者基于審查意見對涉案專利與對比文件的技術進行事實分析時發現，對于①，對比文件1-2的微針的針尖部要求與涉案專利的完全不同，對比文件2存在D3不可為0的反向教導，無動機結合得到目標方案;對于②，對比文件2存在D3不可為0的反向教導，對比文件1針尖部并不滿足對比文件2中的形狀要求，且未教導從D3至尖端點中間的形狀如何設置，無動機結合得到目標方案;對于③，對比文件6公開了無法制備得到具有尖端結構的微針，并存在針尖部頂部直徑不可為0的反向教導，無動機調整得到目標方案。
因此，雖然涉案專利的可溶微針看似“日常”，并且通過類似于“子彈頭”的設計，改善刺入效果以及提高強度，類似的設計可能在生活中比比皆是，例如牙科根管治療器械、椎間融合器等。但是，針對具體的應用場景以及審查意見所引用的對比文件和創造性的評述思路，筆者認為涉案專利相對于這些對比文件確實應該是“非顯而易見”的，因此在對比文件1-2或對比文件6的基礎上，涉案專利具備創造性。
二、關于“非顯而易見”的探討
根據專利審查指南，發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是“非顯而易見”的。
具體的，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明(專利審查指南第3.2.1.1節)。
進一步地，筆者認為“非顯而易見”大致可以分為以下幾種情況：
現有技術(最接近的現有技術或其他對比文件)均未公開區別特征在本申請中的作用。例如對比文件1未公開涉案專利特殊流線型的子彈形針尖部，對比文件2未教導“將微針針尖部的外表面的切線傾斜角度由下至上逐漸變小以便于刺入皮膚”，因此在對比文件1-2的基礎上，并無動機設置相應形狀結構的針尖部。
最接近的現有技術以外的對比文件雖然公開了區別特征在本申請中的作用，但二者存在結合障礙。例如對比文件2明確記載了D3不可為0.對比文件1雖教導了設置尖端點有利于穿刺，但二者的技術構思是相反的，無結合動機，因此不能得到目標微針。
區別特征在本申請中的作用雖可預期，但在最接近的現有技術的基礎上無動機調整，即存在反向教導。例如對比文件6中明確記載了無法制備得到具有尖端結構的微針，在此基礎上，即使設置尖端點以利于穿刺容易想到，亦沒有動機調整也不能制備得到目標微針。
Tips：“非顯而易見”和“預料不到的技術效果”是創造性的充分條件，但不是必要條件。對于“非顯而易見”的技術方案，具有有益的技術效果即可，并不要求預料不到的技術效果。涉案專利未提供數據證明其在本領域處于領先的技術水平，但根據一般認知可以預期所限定的技術特征有利于穿刺和/或提高強度，在創造性判斷時，亦應當認可其具有有益的效果。由于在對比文件1、對比文件2或對比文件6的基礎上均無動機調整得到涉案專利的方案，即涉案專利的方案是“非顯而易見”的，上述有益的效果已足以體現其具有顯著的進步，進而具有創造性。
基于以上分析，筆者認為即使技術方案很“簡單”、很“日常”，只要沒有證據能夠說明方案容易得到，即方案是“非顯而易見”的，仍然有希望獲得授權。
因此，對本申請和對比文件進行深入細致的事實認定，挖出“非顯而易見”，并充分利用“非顯而易見”作為爭辯的武器，是切實可行的答復策略。尤其是對于方案看似較為簡單、較為日常的專利，以及從效果上無爭辯空間的專利，創造性答復時更需避免凡創造性以預料不到的技術效果論，而可以且應當充分利用“非顯而易見”進行爭辯。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
