近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開始開拓海外市場(chǎng)。

與此同時(shí)，為了尋求專利在海外市場(chǎng)的保護(hù)，中國(guó)企業(yè)在海外申請(qǐng)專利的數(shù)量逐年遞增。

目前，大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于海外專利的申請(qǐng)過程雖然有所了解，但對(duì)于審查意見答復(fù)的經(jīng)驗(yàn)還存在一定的不足。

特別是，由于不同國(guó)家/地區(qū)的法律法規(guī)以及實(shí)踐過程差異較大，在不同的國(guó)家/地區(qū)，申請(qǐng)文件的修改規(guī)則不盡相同，這給申請(qǐng)人帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。

本文從審查意見答復(fù)時(shí)申請(qǐng)文件的修改方面入手，探討歐美日韓等主流國(guó)家的申請(qǐng)文件的修改差異，意在為希望“專利出海”的企業(yè)提供一些幫助。

01、審查意見答復(fù)時(shí)修改申請(qǐng)文件的意義

中國(guó)專利法第三十三條規(guī)定：

申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

針對(duì)于答復(fù)審查意見程序中的修改，專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款作出了更進(jìn)一步的規(guī)定：

申請(qǐng)人在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見通知書時(shí)可以對(duì)申請(qǐng)文件中的一些明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正。

更重要的是，申請(qǐng)人可以根據(jù)審查意見和審查員檢索到的對(duì)比文件，對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行更有針對(duì)性的修改。

通過修改來(lái)調(diào)整申請(qǐng)文件的保護(hù)范圍，可以使得申請(qǐng)文件滿足新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)質(zhì)性要求，進(jìn)而使申請(qǐng)最終獲得授權(quán)。

02、答復(fù)審查意見時(shí)修改的兩大基本問題

有國(guó)內(nèi)代理經(jīng)驗(yàn)的同行知道，在答復(fù)中國(guó)審查意見時(shí)，有兩個(gè)基本問題，第一是修改時(shí)機(jī)問題，第二是修改內(nèi)容限制。

就時(shí)機(jī)而言，一旦進(jìn)入意見答復(fù)階段，只能針對(duì)審查員指出的問題進(jìn)行修改，而不能進(jìn)行主動(dòng)修改，修改次數(shù)沒有限定，根據(jù)審查情形而定。

根據(jù)審查指南第二部分第八章4.11.3.1節(jié)，如果審查員認(rèn)為針對(duì)修改的文件有必要再次發(fā)出審查意見通知書，則審查程序尚未結(jié)束，申請(qǐng)人還有繼續(xù)修改的時(shí)機(jī)。

審查員通常會(huì)發(fā)兩次通知。

就修改內(nèi)容限制而言，除受被動(dòng)修改所限，最重要的限制是修改不能超出原申請(qǐng)文件記載的范圍。

比如，修改申請(qǐng)文件時(shí)，基本上是不能增加新的附圖，也不得對(duì)附圖進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的修改。

對(duì)于說明書的修改也比較嚴(yán)格，一般在兩種情況下能夠?qū)φf明書進(jìn)行修改，一種是根據(jù)權(quán)利要求的修改進(jìn)行適應(yīng)性修改，另一種則是進(jìn)行明顯缺陷的修正。

在權(quán)利要求書修改方面，一般情況下，會(huì)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改。

常見的修改方式包括將從屬權(quán)利要求中的全部或者部分技術(shù)特征并入、將說明書中記載的技術(shù)特征并入以及將說明書附圖中記載的技術(shù)特征并入。

上述的修改方式都會(huì)導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍的縮小，這種縮小保護(hù)范圍的修改方式是符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的，基本上容易被審查員接受。

03、答復(fù)歐洲審查意見時(shí)修改特點(diǎn)

關(guān)于修改時(shí)機(jī)與修改內(nèi)容限制，歐洲專利法第123條規(guī)定：

給予申請(qǐng)人至少一次修改的機(jī)會(huì)，不允許超出原申請(qǐng)的范圍。

總體來(lái)說，歐洲專利申請(qǐng)文件在修改上的要求和中國(guó)情況類似，屬于要求比較嚴(yán)格的。

一般來(lái)說，基本上是不能增加新的附圖的，也不得對(duì)附圖進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的修改。

說明書涉及本申請(qǐng)的方案部分的修改同樣限制較多，除了明顯錯(cuò)誤的修正，一般也不得修改說明書的內(nèi)容。

在權(quán)利要求書的修改方面，與國(guó)內(nèi)修改的情況類似，一般也會(huì)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改。

可以將從屬權(quán)利要求中的全部或者部分技術(shù)特征并入、將說明書中記載的技術(shù)特征并入以及將說明書附圖中記載的技術(shù)特征并入。

修改后，申請(qǐng)人需要給出明確的修改依據(jù)。

需要注意的是，歐洲審查意見一般會(huì)下發(fā)兩次以上，第一次為歐洲補(bǔ)充檢索報(bào)告的書面意見，由檢索審查員下發(fā)，一般給予六個(gè)月的答復(fù)期限。

此時(shí)，申請(qǐng)人具有針對(duì)檢索結(jié)果進(jìn)行主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)。

當(dāng)然，由于流程的特殊性，歐洲補(bǔ)充檢索報(bào)告的書面意見中對(duì)申請(qǐng)文件和對(duì)比文件之間的特征對(duì)比會(huì)比較簡(jiǎn)單。

此時(shí)需要申請(qǐng)人對(duì)對(duì)比文件進(jìn)行全面分析，以尋求最佳的修改方式，避免因?yàn)樵u(píng)述簡(jiǎn)單而進(jìn)行簡(jiǎn)單答復(fù)，這對(duì)于縮短審查周期和減少整體費(fèi)用具有關(guān)鍵性作用。

第二次才是正式的審查意見，由實(shí)審審查員下發(fā)，一般給予四個(gè)月的答復(fù)期限。

04、答復(fù)美國(guó)審查意見時(shí)修改特點(diǎn)

美國(guó)的審查過程和規(guī)定與中國(guó)差異較大，需要申請(qǐng)人特別留意。

關(guān)于修改時(shí)機(jī)，美國(guó)的審查過程相對(duì)靈活，雖然一般情況是兩次審查意見，第一次為非最終（Non-Final）審查意見，答復(fù)期限為三個(gè)月，第二次為最終（Final）審查意見，答復(fù)期限也是三個(gè)月。

但是，美國(guó)專利制度的特殊性在于可以通過繳納費(fèi)用的方式提出繼續(xù)審查請(qǐng)求(RCE)。

理論上來(lái)說，只要一直付費(fèi)，案件就可以一直處于審查過程中。

關(guān)于修改內(nèi)容限制，雖然在法律規(guī)定上，美國(guó)專利法第132條規(guī)定：

任何修改都不得在本發(fā)明中引入新的內(nèi)容。

即專利申請(qǐng)文件的修改同樣要求不得引入新的內(nèi)容，但是，美國(guó)審查員對(duì)于“新的內(nèi)容”的認(rèn)定比較靈活。

主要有兩個(gè)特點(diǎn)：

第一，判斷權(quán)利要求修改是否超范圍不是根據(jù)是否“記載”而是是否滿足專利法112條有關(guān)原始申請(qǐng)文件支持的要求。

比如，在答復(fù)美國(guó)審查意見時(shí)，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行的刪除部分技術(shù)特征(該特征并非作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的特征)的修改方式，在一定程度上，能夠被美國(guó)審查員所接受。

比如，獨(dú)立權(quán)利要求1中提到了特征“F部件與G部件通過螺釘連接”，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)要求(參見37 CFR 1.83 (a))，附圖中必須示出權(quán)利要求中提到的所有特征，在其它特征均在附圖中體現(xiàn)的情況下，如果上述特征“螺釘”并未在附圖中體現(xiàn)，且申請(qǐng)人也提供不了新的附圖(能夠示出“螺釘”)，那么，申請(qǐng)人可以將該特征“通過螺釘”刪除，那么新的獨(dú)立權(quán)利要求1中的保護(hù)范圍為“F部件與G部件連接”。

第二，權(quán)利要求也作為原始申請(qǐng)文件公開的一部分，因此，在權(quán)利要求公開了某些內(nèi)容、包括圖形化內(nèi)容的前提下，許多補(bǔ)充說明方面的修改均可以被美國(guó)審查員所接受。

根據(jù)專利代理實(shí)踐來(lái)看，不論是進(jìn)入國(guó)家時(shí)的主動(dòng)修改，還是審查意見中的修改，均可以對(duì)附圖進(jìn)行修改或者增加新的附圖，當(dāng)然上述修改也是需要滿足一定條件的，具體可參見美國(guó)專利審查指南MPEP608.01(l)。

對(duì)于說明書中涉及本申請(qǐng)的技術(shù)方案的部分，補(bǔ)充說明、增加原理性說明等方式也可以被美國(guó)審查員所接受。

雖然美國(guó)審查過程中對(duì)于修改的要求比較寬松，但是需要注意禁止反悔問題。

對(duì)于為了獲取專利授權(quán)而進(jìn)行的縮小范圍的修改，如該范圍未在原權(quán)利要求書中存在，那么后續(xù)維權(quán)過程中很可能無(wú)法使用等同原則進(jìn)行侵權(quán)主張。

此外，根據(jù)專利代理實(shí)踐，美國(guó)審查員對(duì)并列方案的處理比較友好。

美國(guó)允許申請(qǐng)人通過修改在權(quán)利要求書保留多個(gè)不存在單一性的方案。

舉例來(lái)說，在獨(dú)立權(quán)利要求不具備可專利性，而并列的多個(gè)從屬權(quán)利要求具備專利性時(shí)，將多個(gè)從屬權(quán)利要求的方案修改為多個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求得到多個(gè)不同的保護(hù)范圍的修改方式可以被美國(guó)審查員所接受。

比如，獨(dú)立權(quán)利要求1不具備可專利性，從屬權(quán)利要求6和7均引用權(quán)利要求1.從屬權(quán)利要求6和7屬于并列方案并且均具備可專利性。

此時(shí)可以將從屬權(quán)利要求6中的附加技術(shù)特征并入至獨(dú)立權(quán)利要求1中作為新的獨(dú)立權(quán)利要求1.同時(shí)，將從屬權(quán)利要求7中的附加技術(shù)特征并入至獨(dú)立權(quán)利要求1中作為另一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求。

此時(shí)，申請(qǐng)人獲得了兩個(gè)完全不同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求。

05、答復(fù)日本審查意見時(shí)修改特點(diǎn)

日本的修改時(shí)機(jī)與中國(guó)差異較大，需要申請(qǐng)人特別留意。

關(guān)于修改時(shí)機(jī)，相比較而言，日本的審查過程是較短的。

一般情況下，日本只下發(fā)一次審查意見通知書，答復(fù)期限為三個(gè)月。

在答復(fù)之后可能會(huì)直接授權(quán)或者直接駁回，駁回的情況下需要申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際情況考慮后續(xù)程序。

因此，對(duì)于日本申請(qǐng)文件修改而言，在OA1時(shí)進(jìn)行主動(dòng)修改并且一次修改到合適的范圍就顯得尤為重要。

此外，不同的修改時(shí)機(jī)，對(duì)修改內(nèi)容的限制也是不同的。

對(duì)權(quán)利要求書作出修改的時(shí)機(jī)越晚，修改的自由度就越小。

具體來(lái)說，主動(dòng)修改時(shí)，只要滿足“修改不超范圍”即可;在收到第一次審查意見通知書后，對(duì)申請(qǐng)文件的修改也較為寬松，需要滿足“修改不超范圍”和“修改前后的發(fā)明滿足單一性”兩個(gè)要求。

在答復(fù)駁回通知書時(shí)，對(duì)日本申請(qǐng)文件修改時(shí)，除了刪除權(quán)利要求等之外，只能進(jìn)行進(jìn)一步縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍的修改，該修改方式與國(guó)內(nèi)存在較大差異。

下面舉個(gè)例子，如果答復(fù)第一次審查意見時(shí)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求(假設(shè)包括特征A、B、C)進(jìn)行了縮小保護(hù)范圍的修改，并入一個(gè)技術(shù)特征(比如特征D)，那么在答復(fù)駁回通知書時(shí)僅能對(duì)該技術(shù)特征(特征D)進(jìn)行進(jìn)一步限定(特征D為D’)，而并入其他的技術(shù)特征(比如特征E)的修改方式是不被日本審查員所接受的。

06、答復(fù)韓國(guó)審查意見時(shí)修改特點(diǎn)

最后探討一下韓國(guó)專利申請(qǐng)?jiān)趯彶橐庖姶饛?fù)時(shí)的申請(qǐng)文件修改情況。

韓國(guó)和日本的審查過程比較類似，一般情況下，韓國(guó)也只下發(fā)一次審查意見通知書，答復(fù)期限為兩個(gè)月。

答復(fù)韓國(guó)審查意見時(shí)同樣需要考慮修改時(shí)機(jī)的問題，類似于日本，對(duì)權(quán)利要求書作出修改的時(shí)機(jī)越晚，修改的自由度就越小。

在答復(fù)韓國(guó)審查意見時(shí)，在答復(fù)第一次審查意見通知書和駁回通知書上的要求與日本很類似，在此不再贅述。

07、總結(jié)

總結(jié)來(lái)說，歐美日韓不同國(guó)家在答復(fù)審查意見時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件的修改要求均在“不能超出原申請(qǐng)公開范圍”的框架下進(jìn)行，但各個(gè)國(guó)家也存在不同的要求和特點(diǎn)。

在進(jìn)行不同國(guó)家的審查意見答復(fù)時(shí)，需要充分利用各國(guó)的特點(diǎn)，綜合考慮保護(hù)范圍、審查周期、費(fèi)用控制等情況得出最佳的修改策略。

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