摘 要：創造性是發明專利實質審查意見通知書中最常見的內容，審查意見答復中的意見陳述的理由是否充分對于一件案件的最終走向通常起到很重要的作用。 “三步法”是《專利審查指南》中規定的判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的方法，其中規定應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。實務中，審查員重新確定的發明實際解決的技術問題時常存在一些問題。本文中對創造性判斷中實際解決的技術問題存在的典型問題進行了梳理，并結合具體案例的分析，對“重新確定技術問題”給創造性評價帶來的影響進行討論，以期對代理人在答辯關于創造性問題的審查意見時提供啟示作用。
關鍵詞：“三步法” 重新確定技術問題 創造性
01、引言
《專利法》第22條第3款規定：發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。其中，發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明對于現有技術是非顯而易見的。
“三步法”是《專利審查指南》中規定的判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的方法。《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節提供了“三步法”的判斷方法，包括如下三個步驟：
對于其中的第2步，《專利審查指南》規定，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而對最接近的現有技術進行改進的技術任務。
《專利審查指南》進一步指出，審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術，因此， 基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的技術問題。在這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可[1]。
從審查實務來看，“三步法”第 2 步中“確定發明實際解決的技術問題”往往是創造性判斷中的難點和轉折點，其為第3步中的技術啟示的尋找確立了方向，也是在最接近現有技術的基礎上重塑發明的推動力。因此，準確確定“發明實際解決 的技術問題”對于創造性的準確判斷具有重要作用，其會直接影響創造性的判斷結論。
但是，筆者在實踐中發現，審查意見中往往弱化發明實際解決技術問題的確定過程，將重點放在“三步法”的第3步，而如果發明實際解決的技術問題認定錯誤或出現偏差，會影響到第3步中是否有技術啟示的判斷。
筆者根據自己的多年實務經驗，對確定發明實際解決的技術問題時存在的誤區進行了梳理。
下面將通過實際工作中的具體案例對上面梳理的誤區進行一一說明。
02、確定發明實際解決的技術問題時存在的誤區
誤區1、審查員將發明實際解決的技術問題上位化
如果審查員將發明實際解決的技術問題上位化來確定發明實際解決的技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。具體而言，技術問題是基于技術效果確定，而發明實際在某個較小范圍(下位概念)產生優于現有技術的技術效果。審查員將技術問題上位化，從而導致體現不出發明相較于現有技術的優點[2]。
案例1
【技術方案】
本案例中，權利要求1中采用的技術方案為：
一種漸變型吸波材料制備方法，包括如下步驟：
a、將吸波材料填入模具中;
b、震蕩所述模具，使所述吸波材料中的吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加;
c、將震蕩后所述模具中吸波材料的表面抹平，冷卻固化，得到漸變型吸波材料。
一方面由于漸變型吸波材料內部漸變分布的吸波劑，提高了漸變型吸波材料的電磁損耗效率，使得電磁波在經過所述漸變型吸波材料內部時被最大程度的吸收;另一方面由于在所述漸變型吸波材料復合了透波性質的透波材料，使得電磁波在經過所述漸變型吸波材料表面時，最大限度的進入到所述漸變型吸波材料的內部。如此，同時實現了吸波材料對電磁波的低反射高衰減，優化了吸波材料的性能。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認為相對于所提供的對比文件1.權利要求1的區別在于：還包括步驟：震蕩所述模具，使所述吸波材料中的吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加和將震蕩后所述模具中吸波材料的表面抹平。基于上述區別特征可以確定，權利要求所要求保護的技術方案相對于對比文件1實際要解決的技術問題是：如何提升材料的吸波性能。在此基礎上，審查員找到了一篇對比文件2.認為對比文件2公開了吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加，因而與本申請中作用相同，都是提升吸波性能，給出了技術啟示。
【筆者答復】
筆者認為，在任意吸波材料產品的研發過程中，其歸根結底都是為了提升吸波材料的吸波性能。審查員在確定權利要求1的技術方案實際解決的技術問題時，進行了上位化處理，存在不合理性。而根據上述區別特征所能達到的技術效果，可以確定本案權利要求1的技術方案實際解決的技術問題是：如何優化吸波材料對電磁波高吸收低反射的性能。
在此基礎上進一步確定，對比文件2的方案實際上對于本案實際解決的技術問題并不能給出相應解決手段方面的技術啟示，因為所起的具體作用與本申請完全不同，對比文件2對于本申請不存在任何技術啟示。由此，筆者進一步否定了審查員的創造性審查結論。通過筆者答復后，該案最終獲得授權。
誤區2、審查員將發明實際解決的技術問題手段化
如果審查員確定的發明實際解決的技術問題中包含或者完全是區別技術特征，將發明實際解決的技術問題手段化來確定發明實際解決的技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。《專利審查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 節的修改中，明確了區別技術特征所達到的技術效果是要在要求保護的發明所達到的效果，才能夠根據此技術效果確定發明實際解決的技術問題。
具體而言，如果沒有分析區別技術特征在發明中所達到的技術效果，直接在確定發明實際解決的技術問題中帶有解決技術問題提出的技術手段或指引，則實質上是技術手段和技術手段的比對。假若現有技術中的技術手段和本發明中所采用的技術手段相同，那么會武斷認為現有技術給出了技術啟示，而不會考慮區別技術特征在本發明和現有技術中所起的作用是否相同，容易陷入“事后諸葛亮”的誤區[2]。
案例2
【技術方案】
本案例中，權利要求1的技術方案為：
一種發聲裝置的振膜，包括至少一層改性膜層，所述改性膜層由硅橡膠與改性劑共混改性后形成的共混聚合物制成，其中，所述改性劑為丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物、聚硫橡膠、聚氨酯類橡膠、聚丁二烯中的至少一種。
上述振膜可以增大硅橡膠的分子間作用力和/或空間位阻，使振膜具有優良的阻尼性能，發聲裝置在振動過程中一致性優，抗偏振能力優，降低失真性能，具有更高的音質。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認為相對所提供的對比文件1.權利要求1的區別在于：改性劑包含改性劑為丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物。基于上述區別技術特征，權利要求1與對比文件1相比，其實際所要解決的技術問題是：如何構成改性劑。在此基礎上，審查員找到了一篇對比文件2.認為對比文件2中披露的特征“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”，在對比文件2中所起的作用與其在本發明中相同，均起到了組成振膜的作用，給出了技術啟示。
【筆者答復】
筆者認為，確定發明實際解決的技術問題，是以技術手段達到的技術效果為基礎，而不是以技術手段(區別技術特征)為基礎 。換言之，所確定的技術問題，要體現的是技術效果，而不是技術手段。審查意見中所確定的實際解決的技術問題“如何構成改性劑” 是一種技術手段而不是技術問題，由于該技術問題已經帶入了技術手段，容易造成低估本申請的創造性和“事后諸葛亮”的錯誤。而構成改性劑才是確定解決的技術問題的關鍵，也是值得本領域技術人員深入思考的地方。根據上述區別特征所能達到的技術效果，可以確定本申請權利要求1的技術方案實際解決的技術問題是：如何改善硅橡膠振膜的阻尼性能。
在此基礎上進一步確定，上述技術特征在本申請和對比文件2中所起的作用不同，不存在任何技術啟示。由此，筆者進一步否定了審查員的創造性審查結論。通過筆者的答復后，該案最終獲得授權。
誤區3、審查員根據區別特征“本身固有的功能”來確定技術問題
如果審查員基于“區別特征本身所固有的功能”而不是“區別特征所能達到的技術效果”來確定發明實際解決的技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。具體而言，“區別特征所能達到的技術效果”是指將區別特征放置在發明整體技術方案的大環境中，與其他技術特征協同作用之后最終產生的技術效果。而“區別特征本身所固有的功能”是指區別特征作為一個獨立的單元所天然具有的技術功能。因此，“區別特征本身所固有的功能”并不能當然等同于“區別特征所能達到的技術效果”[3]。
案例3
【技術方案及審查意見】
本案例為第87522號復審決定(CN2008812898.4)中涉及的案件。該案件中，權利要求1要求保護一種吸水性樹脂的制備方法，該權利要求與對比文件1的區別在于，選用特定的氧雜環丁烷化合物作為交聯劑。基于上述區別技術特征，權利要求1與對比文件1相比，其實際所要解決的技術問題是：提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯密度。
【復審請求人答復】
對此申請人指出，在認定區別特征給發明帶來的技術效果時，不能僅局限于區別特征自身固有的性能，而應當將發明作為一個整體看待，考慮區別特征的引入對整個發明技術方案產生的影響。
盡管氧雜環丁烷本身作為常用交聯劑的固有屬性是在一定條件下提高交聯密度，但是單純交聯密度的提高并不足以促進吸水性樹脂在“保水能力”“吸水能力”和“水可溶成分”三方面性能上的總體改善;與之相反，由于上述三方面性能之間在客觀上存在著一定程度的關聯與矛盾，實際研發中選擇適當的交聯劑制備吸水性樹脂，是為了與其他組分在特定混合比例下綜合作用，以便獲得這三方面性能的最優平衡。
與此同時，涉案申請說明書公開的實驗數據證實，由此制備的樹脂在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，具有良好的保水吸水能力和較低的水可浴成分含量。因此，不應當將權利要求1實際解決的技術問題認定為該區別特征本身固有的提高交聯密度的功能，而是應當基于該區別特征在發明技術方案中通過與其他技術特征之間的相互作用所實際帶給發明的技術效果，將發明實際解決的技術問題認定為：在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，提高吸水能力并降低其水可溶成分含量。
誤區4、審查員根據區別特征在其他對比文件中的作用確定技術問題
如果審查員根據區別特征在其他對比文件中的作用來確定技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。
案例4
【技術方案】
本案例中，權利要求1采用的技術方案為：
一種鋁硅酸鹽玻璃，以氧化物為基準，按照摩爾百分比，包括以下組分：
SiO2.62~72mol%;
Al2O3.8.5~15mol%;
B2O3.0.01~3mol%;
P2O5.0.03~2.3mol%;
Na2O，10~15mol%;
K2O，0.2~2.1mol%;
MgO，2~10mol%;
ZrO2.0.03~2.25mol%;其中，
3.2<(SiO2+Al2O3+B2O3+P2O5)/(MgO+ZrO2+Na2O+K2O)<5.6;
1.2<(Al2O3+B2O3+P2O5)/(MgO+ZrO2)<3.9;
0.58<(Al2O3-B2O3+P2O5)/(Na2O-K2O)<1.35;
以及15<α;其中，
α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量為0.01/mm~0.5/mm。
上述技術方案可以保證鋁硅酸鹽玻璃在化學強化后得到所需的應力強度和應力深度的情況下，減少熔鹽與玻璃的離子交換頻率，降低熔鹽中Na濃度，從而提高熔鹽使用壽命長，使熔鹽不容易劣化。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認為，相對于所提供的對比文件1.權利要求1的區別在于：15<α;其中，
α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量為0.01/mm~0.5/mm;基于上述區別技術特征，權利要求1實際所要解決的技術問題是：提高離子交換后的玻璃強度。在此基礎上，審查員找到了一篇對比文件2.認為對比文件2給出了技術啟示。
【筆者答復】
審查員在確定“本發明實際解決的技術問題”時，并沒有按照三步法的要求進行確定。即其不是根據該區別技術特征在本發明中所起的作用確定的“本發明實際解決的技術問題”，而是根據該區別技術特征在對比文件2中的作用確定的“本發明實際解決的技術問題”。由于對比文件 2 的該技術手段必然是起到該作用，如此確定實際解決的技術問題變得形同虛設，毫無意義。而根據上述區別特征所能達到的技術效果，可以確定本申請權利要求1的技術方案實際解決的技術問題是：如何使該鋁硅酸鹽玻璃在化學強化后應力強度大，強化深度深，同時熔鹽使用壽命長，熔鹽不容易劣化。
在此基礎上進一步確定，對比文件2沒有給出采用β-OH值為0.01/mm-0.5/mm使得熔鹽使用壽命長，熔鹽不容易劣化的技術啟示。由此，筆者進一步否定了審查員的創造性審查結論。
誤區5、審查員基于區別特征的所有效果來確定技術問題
如果說明書中明確記載了區別技術特征同時具有多個方面的功能和技術效果，那么在確定權利要求限定的技術方案實際解決的技術問題，以及其他對比文件是否公開該區別技術特征，現有技術整體上是否給出技術啟示時，應當綜合考慮該區別技術特征實際既有的所有功能和技術效果。如果審查員根據區別特征部分作用來確定技術問題，那么其所確定的技術問題可能有誤。
案例5
【技術方案】
本案例中，權利要求1采用的技術方案為：
一種環保剝膜液，其組分以質量百分比計為：復合堿35%~45%，聚醚表面活性劑3%~5%，水50%~62%;其中，所述復合堿的主要成分包括Ca(OH)2、活性白泥、硅藻土和活性碳;所述聚醚表面活性劑為脂肪醇聚氧乙烯醚。
上述技術方案利用本發明實施例提供的環保剝膜液進行剝膜處理時，剝膜速率達到3.4m/min以上，無剝膜不凈現象，且剝膜處理后產生的廢液COD僅為5270mg/L~5315 mg/L;因此，相對于現有的剝膜液(NaOH溶液)，利用本發明提供的環保剝膜液進行剝膜處理不僅能夠提高剝膜處理的效果，且能極大地節水減排，可以節水減排90%以上，在節水減排上做出了較大的社會貢獻;同時，處理后得到的廢液具有較低的化學需氧量，降低了廢液的處理成本。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認為相對于所提供的對比文件1.權利要求1的區別在于：復合堿的種類不同;各組分的含量有差異。基于上述區別技術特征確定權利要求1實際解決的技術問題是：降低剝膜液處理廢液的COD值。在此基礎上，審查員引入對比文件2.認為對比文件2給出了添加復合堿可以起到降低廢液COD值的技術啟示。
【筆者答復】
依據本申請說明書的記載：本發明實施例提出的一種環保剝膜液及其制備方法，所述環保剝膜液的組分以質量百分比計包括：復合堿35%~45%，聚醚表面活性劑3%~5%，水50%~62%。利用本發明實施例提供的環保剝膜液進行剝膜處理時，剝膜速率達到3.4m/min以上，無剝膜不凈現象，且剝膜處理后產生的廢液COD僅為5270mg/L~5315 mg/L;因此，相對于現有的剝膜液(NaOH溶液)，利用本發明提供的環保剝膜液進行剝膜處理不僅能夠提高剝膜處理的效果，且能極大地節水減排，可以節水減排90%以上，在節水減排上做出了較大的社會貢獻;同時，處理后得到的廢液具有較低的化學需氧量，降低了廢液的處理成本。基于上述分析，根據上述區別特征所能達到的技術效果，可以確定本申請權利要求1的技術方案實際解決的技術問題不僅僅在于降低剝膜液處理廢液的COD值，同時還在于剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現象。
在此基礎上進一步確定，即使認為對比文件2給出了添加復合堿可以降低剝膜液處理廢液的COD值的技術啟示，但對比文件2未涉及剝膜液的剝膜速率和剝膜是否干凈，也沒有給出剝膜液處理廢液的COD值與剝膜速率和剝膜是否干凈之間的關系。當本領域技術人員出于降低剝膜液處理廢液的COD值的目的，在對比文件1基礎上，添加復合堿時，由于剝膜液處理廢液的COD值和剝膜速率和剝膜是否干凈之間之間并無直接關聯，因此，本領域技術人員不能預期加入對比文件2中的復合堿時，在降低剝膜液處理廢液的COD值的同時，還能使得剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現象，也沒有證據表明其屬于本領域的公知常識，其屬于本領域技術人員基于現有技術難以預料到的技術效果。因此，對比文件2沒有給出采用復合堿可以降低剝膜液處理廢液的COD值，同時還在于剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現象的技術啟示，本領域技術人員在面臨上述的技術問題時，沒有動機將對比文件2和對比文件1進行結合。由此，筆者進一步否定了審查員的創造性審查結論。
誤區6、審查員直接省略確定實際解決的技術問題
在審查意見通知書中，審查員沒有根據區別特征確定權利要求實際要解決的技術問題，而是在找出區別特征后直接進行區別特征是否顯而易見的判斷，這樣有違三步法。具體地，根據專利審查指南規定，是否顯而易見的判斷是判斷現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術中以解決其存在的技術問題的啟示，可見，區別特征與最接近的現有技術的結合，是在“解決技術問題”這一指導之下尋找結合啟示的，沒有確定解決的技術問題，區別特征與最接近的現有技術之間可能各自獨立，不具整體性，而一個技術方案之所以存在，其原因在于該技術方案包含的多個技術特征間以一種特定方式聯結，使其具有解決一定技術問題和取得相應技術效果的整體異議，忽略這種整體意義將使大多數專利申請沒有創造性。
案例6
【技術方案】
本案例中，權利要求1采用的技術方案為：
一種發聲裝置的復合振膜的制備方法，其特征在于，所述復合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層;所述復合振膜的制備方法包括如下步驟：
提供橡膠層，其中，所述橡膠層的制備方法為：采用聚氨酯橡膠通過成膜工藝制成膜體，所述膜體為未交聯的聚氨酯橡膠層或半交聯的聚氨酯橡膠層;
將所述橡膠層與熱塑性彈性體層貼合，形成復合膜;
對所述復合膜進行成型處理形成振膜，且在所述成型處理中使所述未交聯的聚氨酯橡膠層或半交聯的聚氨酯橡膠層發生交聯反應形成熱固性聚氨酯橡膠層。
該技術方案中，所述復合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層，在制備過程中，由于熱塑性彈性體層和橡膠層兩者貼合時橡膠層為未交聯或半交聯狀態，此時聚氨酯橡膠并非網狀結構而是線形結構，因此與熱塑性彈性體層更容易浸潤;且橡膠層在振膜成型過程中發生交聯反應，會進一步浸潤熱塑性彈性體層，進一步增大了兩者的粘接力。因此，采用本發明的復合振膜可以顯著增大熱塑性彈性體層和熱固性聚氨酯橡膠層之間的粘接力，提升現有復合振膜結構的可靠性，長期振動后不會出現分層甚至破膜的問題。本發明中，所述復合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層，大大提高了復合振膜的回彈性，降低了發聲裝置在大振幅或嚴格的氣密性試驗后膜折、塌陷等不良比例，使發聲裝置仍具有良好的聲學性能。
【審查意見】
在第一次審查意見通知書中，審查員所提供的對比文件1與權利要求1的區別在于：(1)振膜100的另一層為熱固性聚氨酯橡膠層。(2)聚氨酯橡膠成的膜體為未交聯的聚氨酯橡膠層或半交聯的聚氨酯橡膠層，對復合膜進行成型處理形成振膜，且在所述成型處理中使所述未交聯的聚氨酯橡膠層或半交聯的聚氨酯橡膠層發生交聯反應形成熱固性聚氨酯橡膠層。審查員沒有根據區別特征確定權利要求1實際要解決的技術問題，而是在找出區別特征后直接進行區別特征是否顯而易見的判斷。認為對比文件2公開了使用熱固性聚氨酯橡膠層作為復合振膜層的一層。對比文件3給出了使用聚氨酯樹脂作為多層復合膜體的一層材料時，使聚氨酯具有交聯結構可以增加其與其它層的粘結的牢固性。
【筆者答復】
根據專利審查指南規定，是否顯而易見的判斷是判斷現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術中以解決其存在的技術問題的啟示，可見，區別特征與最接近的現有技術的結合，是在“解決技術問題”這一指導之下尋找結合啟示的，沒有確定解決的技術問題，區別特征與最接近的現有技術之間可能各自獨立，不具整體性，而一個技術方案之所以存在，其原因在于該技術方案包含的多個技術特征間以一種特定方式聯結，使其具有解決一定技術問題和取得相應技術效果的整體異議，忽略這種整體意義將使大多數專利申請沒有創造性。根據上述區別特征所能達到的技術效果，可以確定本申請權利要求1的技術方案實際解決的技術問題是：如何提高熱塑性彈性體層和熱固性聚氨酯橡膠層之間的粘接力，同時顯著提高振膜的整體回彈性。
在此基礎上進一步確定，技術特征在對比文件3中所起的作用與在本中請中為解決發明實際解決的技術問題所起的作用完全不同，不存在任何技術啟示。由此，筆者進一步否定了審查員的創造性審查結論。
03
結語
綜上所述，如何正確地認定發明實際解決的技術問題，直接影響創造性的判斷結論。筆者試圖通過對以上確定發明實際解決的技術問題存在的典型問題進行了梳理，結合具體案例的分析，以期對代理人在答辯關于創造性問題的審查意見時提供啟示作用。在進行創造性答復過程中，在確定本發明的區別技術特征后，需要從技術特征的效果及作用出發，結合本發明的整體技術方案來確定本發明實際要解決的技術問題，進而與審查員據理力爭，否定審查員的創造性審查結論，讓案件最終走向授權。
[1] 中華人民共和國國家知識產權局，《專利審查指南》 [M]，北京：知識產權出版社， 2010：176-182.
[2] 馬梓洋.關于發明專利創造性問題的答復思路淺析[J].專利代理. 2020(02).
[3] 覃韋斯.專利創造性問題答復方法論的構建與應用 [J].專利代理，2019(03).
文源于：“恒程創新”
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